MEMOIRE SOPHIE RIALLAND IRON & SMITH juin 2016 PDF
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016
__________________________
Université de Nantes
Faculté de Droit et des sciences Politiques
En vue de l’obtention du diplôme de Master 2
Droit de la propriété intellectuelle
LES CONDITIONS DE PROTECTION DE LA MARQUE DE
L’UNION EUROPÉENNE RENOMMÉE APRÈS L’ARRÊT
C-‐125/14 DE LA CJUE (IRON & SMITH/UNILEVER)
Présenté par :
Sophie RIALLAND
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur
Jean-Pierre CLAVIER
J’affirme avoir pris connaissance des documents de prévention relatifs au plagiat émis par
l’Université de Nantes.
Je certifie que ce mémoire, rédigé en vue de l’obtention du Master 2 Droit de la propriété
intellectuelle, est le fruit de mon travail personnel. Toutes les sources utilisées lors de mes
travaux de recherche sont mentionnées.
REMERCIEMENTS
Merci aux Professeurs Carine BERNAULT et Jean-Pierre CLAVIER pour cette année de
Master 2 qui a été de loin la plus enrichissante de mes études de droit, aussi bien
humainement que juridiquement.
Plus particulièrement, je remercie le Professeur Jean-Pierre CLAVIER de m’avoir orienté
vers ce sujet de mémoire, et de ses conseils avisés, non seulement par rapport à ce que je
pourrais apporter à ce sujet, mais aussi à ce que lui pourrait m’apporter.
i
TABLE DES ABRÉVIATIONS
aff.
c/
CA
Cass. com.
CCE
CE
CEIPI
cf.
ch.
CJCE
CJUE
Coll.
Comm.
Consid.
CPI
D.
déc.
div.
éd.
ibid.
I.R.
JCP
JCPG
JO
LEPI
n°
nov.
obs.
OHMI
OUEPI
opp.
p.
préc.
PIBD
Propr. industr.
Propr. intell.
rec.
RRJ
RTD Com.
RTD Eur.
sect.
sept.
somm.
TGI
TPICE
Trib. UE
: Affaire
: Contre
: Cour d’Appel
: Cour de Cassation Chambre Commerciale
: Revue Communication Commerce Electronique
: Communauté Européenne
: Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
: Confer
: Chambre
: Cour de Justice des Communautés Européennes
: Cour de Justice de l’Union Européenne
: Collection
: Commentaire
: Considérant
: Code de la Propriété Intellectuelle
: Recueil de jurisprudence Dalloz
: Décembre
: Division
: Edition
: Ibidem
: Informations rapides du Recueil Dalloz
: Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)
: Semaine juridique édition générale
: Journal Officiel
: L’Essentiel Droit de la Propriété Intellectuelle
: Numéro
: Novembre
: Observations
: Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
: Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle
: Opposition
: Page
: Précédemment cité
: Revue Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
: Revue Propriété Industrielle
: Revue Propriété Intellectuelle
: Recueil
: Revue de la recherche juridique
: Revue trimestrielle de droit commercial
: Revue trimestrielle de droit européen
: Section
: Septembre
: Sommaire
: Tribunal de Grande Instance
: Tribunal de première instance des Communautés Européennes
: Tribunal de l’Union Européenne
ii
SOMMAIRE
PARTIE 1. EFFET UNITAIRE ET TOLÉRANCE EXTRÊME DE
LA CJUE…………….…………………………………………………………..
10
CHAPITRE 1. EFFET UNITAIRE EXTENSIBLE ET CHARGE DE LA
PREUVE………………………………………………………………………….
10
CHAPITRE 2. LA NOTION DE PARTIE COMMERCIALEMENT
NON NÉGLIGEABLE DU PUBLIC PERTINENT……………………………..
20
PARTIE 2. UNE DÉCISION MANQUANT DE LISIBILITÉ :
PRÉJUDICE ET LIBERTÉ DE LA CONCURRENCE.……………………..
26
CHAPITRE 1. ANALYSE DU PRÉJUDICE ET QUESTIONS EN SUSPENS..
26
CHAPITRE 2. ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMÉE EN VERTU
DE LA LIBERTÉ DE LA CONCURRENCE…………………………………...
36
iii
INTRODUCTION
1. Accroche. Dans le langage courant, la renommée signifie « l’opinion favorable d’un large
public sur quelqu’un, quelque chose »1. L’objet de ce mémoire sera de constater que le droit
des marques, de plus en plus enclin à prendre en compte la renommée d’une marque,
s’éloigne petit à petit de l’esprit de cette définition. Aujourd’hui, une infime partie d’un public
très large peut-être est prise en compte, et son opinion importera peu en tant que telle.
2. Définition. Le règlement du 26 février 20092 définit la marque de l’Union européenne dans
son article 4 : « peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous signes
(susceptibles d’une représentation graphique)3, notamment les mots, y compris les noms des
personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement,
à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une
entreprise de ceux d’autres entreprises ». En pratique, cela signifie par exemple pour une
entreprise que la marque dont elle est titulaire est le signe par lequel ses clients la
reconnaitront, et qui la différenciera donc de ses concurrents.
Dans son article 1er, et non sans une certaine symbolique, le règlement énonce le caractère
unitaire de la marque de l’Union européenne. Cette marque produit ainsi les mêmes effets
dans l’ensemble du territoire de l’Union.
3. Protection. Au niveau national, l’enregistrement d’une marque permet d’assurer sa
protection. Au niveau international, deux possibilités sont offertes au titulaire d’une marque
pour la protéger. Ce dernier peut déposer une demande d’enregistrement auprès de l’office
des marques de chaque pays où il entend protéger la sienne. Mais il peut également bénéficier
de la protection uniforme du système de Madrid. Il s’agit d’un système centralisé qui permet
le dépôt et la gestion d’une marque à l’échelle internationale.
1
Dictionnaire LAROUSSE.
Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (http://eur2
Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:fr:PDF). Pour des raisons pratiques, et
par soucis de coller tout particulièrement à l’arrêt commenté en l’espèce, nous nous réfèrerons au règlement
207/2009 pour évoquer les marques de l’Union Européenne, sans toutefois ignorer la réforme du paquet marque
ayant donné lieu au règlement 2015/2424 entré en vigueur le 23 mars dernier, et à la directive 2015/2436. De la
même manière, nous évoquerons systématiquement la « marque de l’Union Européenne » pour remplacer la
« marque communautaire ».
3
La représentation graphique a été supprimée par le Règlement 2015/2424.
2
1
Un « entre-deux » est aussi possible, et c’est sur quoi nous concentrerons notre réflexion en
l’espèce. Instaurée en 1996, il s’agit de la protection offerte par une marque de l’Union
européenne, enregistrée à l’OUEPI4. Par le biais d’un unique enregistrement, cette marque est
protégée dans les 28 Etats membres. La marque de l’Union européenne bénéficie alors d’une
« armure » indéniable, en plus d’être présente sur un marché de près de 500 millions de
consommateurs5.
4. Spécialité. Les articles 8 § 5, 9 § 1-c) et 53 § 1-a)6 du règlement de 2009 offrent à
certaines marques une protection élargie contre des atteintes qui leur sont portées même audelà de leur spécialité.
En effet, à l’instar du principe de territorialité7, le principe de spécialité est une particularité
du droit de marques. Il signifie qu’un signe n’est normalement indisponible que si les produits
et services que l’on souhaite exploiter avec une marque postérieure sont les mêmes que ceux
de la marque antérieure. Un même signe pour des activités différentes est alors tout à fait
exploitable. C’est l’exemple des marques « Mont-Blanc » déposées respectivement pour des
stylos et des crèmes dessert, ou des marques « Mazda », pour des voitures et pour des piles
électriques. Cependant, certaines marques, de renommée, seront tellement connues du public,
notamment par le biais d’investissements conséquents de leur titulaire consacrés par exemple
à leur publicité, qu’elles en deviendront indisponibles dans tous les secteurs.
Ces marques de renommée peuvent être nationales, et bénéficier alors de la protection de la
directive du 22 octobre 20088. Mais elles peuvent également être des marques de l’Union
européenne, et elles sont alors régies par le règlement précité.
4
Cf note 2. Autant que faire ce peut, nous tacherons de nous référer à l’OUEPI dans le corps de ce devoir, sauf,
il va de soit, pour citer des décisions antérieure au 23 mars 2016.
5
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-marks-in-the-european-union
6
Ce dernier article, que nous ne développerons pas, autorise le titulaire de la marque de renommée antérieure à
agir en nullité d’une marque communautaire postérieure.
7
Le principe de territorialité sous-entend que seules les marques antérieures françaises ou communautaires
seraient par exemple susceptibles de poser problème pour l’enregistrement d’une marque postérieure sur le
territoire français. Ainsi, une marque enregistrée uniquement en Italie ne produit aucun effet en France ou elle
est donc librement appropriable. Cependant, la notion de marque notoire apparue dans la Convention de Paris de
1883 fait échec à ce principe. Il s’agit d’une marque non enregistrée mais très connue, ce qui lui vaudra donc de
bénéficier tout de même d’une protection.
8
Directive n°2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations
des Etats membres sur les marques.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:fr:PDF)
2
5. Marques antérieures. L’article 8, §2-a) du règlement de 2009 précise qu’il entend par
« marques antérieures » : « les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la
demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité
invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes : i) les
marques de l’Union européenne, (…) ». L’article précise également que les demandes de
telles marques peuvent constituer une antériorité, sous réserve de leur enregistrement.
6. Opposition et atteinte. Les articles 8, § 5 et 9, § 1, c) du règlement permettent au titulaire
d’une marque de renommée de s’opposer, pour le premier à l’enregistrement, et pour le
second à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services différents.
Pour appliquer l’article 8 § 5, plusieurs conditions doivent être rassemblées : les signes en
présence doivent être identiques ou similaires, la marque antérieure doit être renommée et un
risque d’atteinte doit peser sur cette marque de renommée antérieure.
Nous le verrons, l’usage sans juste motif de la marque demandée pourrait lui porter préjudice.
Cet usage serait éventuellement à même de tirer indument profit du caractère distinctif ou de
la renommée de la marque antérieure. Il s’agit, de fait, des trois atteintes susceptible
d’ébranler une marque de renommée : la dilution, le ternissement et le parasitisme. Il convient
cependant tout de suite de distinguer le parasitisme, que nous évoquons ici, du risque de
confusion traditionnellement avancé en matière de contrefaçon de marque9. On entend par
parasitisme le risque que l’image de la marque de renommée soit transférée aux produits ou
services de la marque postérieure litigieuse.
7. Notion de renommée et de public. Cependant, la renommée, qui se distingue comme nous
l’avons vu du caractère notoire de la marque, est une notion difficile à définir. Elle présente
pourtant un intérêt indiscutable puisqu’il sera alors plus ou moins facile pour le titulaire d’une
marque de profiter de sa protection élargie selon que l’on adopte une définition souple ou plus
stricte.
Nous pensons qu’il convient d’envisager la renommée par son point d’entrée, c’est-à-dire le
public. Dès 1999, dans un arrêt General Motors10, la CJCE vient préciser la notion de marque
de renommée. Elle estime qu’une atteinte à la marque antérieure ne peut exister que si le
9
On le retrouve lorsque le consommateur n’est pas en mesure de distinguer l’origine des produits ou services
couverts par une marque. Il s’agit donc d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque, dégagée par la CJCE
en 1976 (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin c/ Terranova, Rec. 1976, p. 1039, point 6, JCPG 1976, I,
2825, obs. J-J BURST et R. KOVAR).
10
CJCE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, General Motors Corporation c/ Yplon, RTD com. 2000, p. 87, obs.
G. BONNET.
3
public la connaît suffisamment pour effectuer un rapprochement entre les deux marques en
conflit11. Le public visé est celui « concerné par cette marque », et il peut être aussi bien le
grand public qu’un public spécialisé12. La CJCE établit que « pour bénéficier d’une protection
élargie à des produits ou des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue
d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette
marque »13. Cela revient en fait à établir que la marque a acquis un fort caractère distinctif, et
que cette dernière fait immédiatement office d’indicateur des produits et services qu’elle
couvre. Ce marqueur transcendera toutes les catégories de produits et services, qui seront
alors « réservées » par la marque.
Ce public n’est pas quantitativement précisé par les juges, et il pourra, selon les cas, être
constitué du grand public ou d’un public spécialisé. Cette distinction semble quelque peu
arbitraire, et on ne peut que constater que la définition de la renommée est alors relativement
souple en droit communautaire. A la même période, en droit interne français par exemple, les
juges réservaient eux cette qualification aux marques connues au delà de leur public
habituel14.
8. Etendue territoriale. Concernant l’étendue territoriale de la renommée de la marque,
l’arrêt General Motors dispose qu’ « il ne peut être exigé que la renommée existe dans
« tout » le territoire de l’Etat membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de
celui-ci »15. Dans l’arrêt dont il était question en l’espèce, il suffisait que la renommée de la
marque « CHEVY » s’étende à une partie substantielle du territoire du Benelux, qui pouvait
correspondre à une partie de l’un des Etats du Benelux.
La CJCE viendra ainsi préciser petit à petit la notion de marque de renommée. En 2009, dans
son arrêt Pago, elle transposera la méthode mise en place dans l’arrêt précité aux marques de
l’Union européenne 16 . La renommée doit donc toujours être établie dans une « partie
substantielle » du territoire de protection, mais le territoire ici est celui de l’Union, et non plus
celui d'un État. Le champ de protection des marques de renommée est alors considérablement
élargi, puisque le territoire d’un seul Etat membre dans lequel la marque antérieure est
enregistrée, l’Autriche en l’espèce, est à même de constituer une « partie substantielle de
11
Arrêt Général Motors préc., points 22 et 23.
Arrêt Général Motors préc., point 24.
13
Arrêt Général Motors préc., point 25.
14
CA Paris, 17 janv. 1996, D. 1996, IR, p. 67; TGI Paris, 18 juin 1997, PIBD 1997, III, p. 592
15
Arrêt Général Motors préc., point 28.
16
CJCE 6 oct. 2009, aff. C-301/07, Pago International GmbH c/ Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,
Propr. industr. 2009, n°12, comm. 71, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
12
4
l’Union ». Dès lors, la renommée acquise en Autriche permet de jouir juridiquement d’une
renommée dans tous les pays membres.
9. Produits et services ; signes. Mais cet élargissement n’est pas seulement territorial. En
2003, dans un arrêt Davidoff17, la CJCE spécifie que le titulaire d’une marque de renommée
peut bénéficier d’une protection spécifique lorsque le signe postérieur est enregistré pour des
produits et services identiques, mais aussi seulement similaires18. Quelque mois plus tard,
dans son arrêt Adidas19, elle indique que la protection dont bénéficie le titulaire d’une marque
de renommée lui permet de s’opposer à l’enregistrement, pour des produits ou services
identiques ou similaires donc, d’un signe identique, ou seulement similaire à nouveau.
Sur la simple similarité possible du signe venant s’ajouter à celle des produits et services, le
Professeur PASSA livre une explication pleine de sens. Il compare effectivement l’article 5 §
2 de la Directive de 2008, concernant la protection des marques de renommée, à l’article 1382
du code civil français. Son raisonnement, relatif à la France, est le suivant : la décision du
législateur français de transposer la Directive n’aurait pas de sens s’il s’agissait uniquement
d’interdire l’usage de produits ou services identiques ou similaires20. En effet, cette possibilité
était déjà offerte par le biais de l’article 1382. Si cette démonstration nous semble tout à fait
censée, force est de constater que la jurisprudence française en était éloignée dans un premier
temps. Un arrêt Olymprix21 rendu à propos d’une marque notoire, et dont le raisonnement
pouvait être étendu aux marques de renommée, ne reconnaissant la protection que pour des
signes identiques, et non juste similaires. Cette analyse, stoppée par une jurisprudence
Azzaro 22 s’accordant avec l’arrêt Adidas de la CJCE, témoigne, nous le verrons, d’une
difficulté d’interprétation des arrêts de la Cour, dont les définitions – lorsqu’elles sont
révélées – sont parfois teintées d’imprécision.
Si accueillir les signes seulement similaires étend considérablement le champ de protection
offert aux marques de renommée, il convient néanmoins de se demander ce que l’on peut
considérer comme étant un signe similaire ? Les juges déclarent qu’il peut s’agir d’éléments
17
CJCE 9 janv. 2003, aff. C-292/00, Davidoff & Cie SA, concl. F.-G. Jacobs ; RTC com. 2003. 601, obs. M.
LUBY.
18
Si l’Etat membre le prévoit.
19
CJCE 23 oct. 2003, aff. C-408/01, Adidas & Fitnessworld Trading Ltd, JCP 2004 p.113, obs. C. CARON.
20
« Marque renommée : la Cour de justice sonne le glas de la jurisprudence Olymprix », D. 2004. p.341, obs. J.
PASSA.
21
CA Paris, 8 nov. 2000, PIBD 2001, n° 718, III, 207 ; Propr. intell. oct. 2001, n° 1, p. 85, obs. J. PASSA.
22
CA Paris, 26 janv. 2001, Azzaro, Propr. intell. avril. 2002, n° 3, p. 94, obs. X. BUFFET DELMAS.
5
de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle. Ces éléments conduiront alors à établir un
lien entre les signes, même s’il ne les confond pas23.
10. Lien entre les signes concernés. Car en effet, si la question de l’étendue de la protection
est l’une de celles qui nous intéresseront en l’espèce, l’existence d’un lien entre les signes
concernés est également primordiale. Sur ce point, la jurisprudence de l’Union européenne a
parfois rejeté la demande d’opposition d’un titulaire d’une marque renommée, même
lorsqu’elle constatait effectivement un lien avec la marque postérieure. Par exemple, dans une
affaire Japan Tocacco, le TPICE confirme la décision de l’OHMI de rejeter l’opposition de
l’entreprise détenant la marque « CAMEL » au dépôt de la marque figurative comportant
comme élément nominal « CAMELO » 24. Cette dernière, reprenant l’image d’un dromadaire,
comprenait un caractère fréquemment utilisé pour désigner des produits d’origine orientale25,
qui était donc faiblement distinctif. Le Tribunal écarte le risque de dilution invoqué en
l’espèce en déclarant que l’usage de la marque litigieuse « CAMELO » pour du café ne peut
ternir26 l’image de la marque de cigarettes27. Il écarte également le risque de profit indu,
quand bien même le lien entre les deux marques pouvait être fait : « les caractéristiques
habituellement associées à une marque de cigarettes ne pouvant être considérées comme
aptes à apporter un profit à des cafés torréfiés (…) même si ces produits peuvent être
consommés de manière conjointe et être ainsi associés l’un et l’autre à des moments de
convivialité et de détente »28.
Sur cette question du lien entre les marques, l’arrêt Intel29 du 27 novembre 2008, par lequel la
CJCE a éclairé les contours de la notion, a également rendu une solution peu favorable aux
titulaires de marques de renommée. La Cour confirme que le lien n’est pas une condition
suffisante pour sanctionner l’atteinte, même si il est une condition nécessaire pour établir la
dilution, le ternissement ou le parasitisme. Sa décision témoigne effectivement d’un
raisonnement en deux temps. Pour sanctionner l’atteinte à une marque renommée, il faudra
établir non seulement le lien entre les marques, mais aussi le préjudice résultant de l’un des
23
Arrêt Adidas préc., points 28 et 29.
TPICE 30 janv. 2008, aff. T-128/06, Japan Tobacco Inc. c/ OHMI - Torrefacção Camelo, RTD com.
2009.p.117, obs. J. AZEMA.
25
Jugement Japan Tobacco préc., n°58.
26
Sur ce point, on constate que le Tribunal assimile risque de dilution et risque de ternissement.
27
Jugement Japan Tobacco préc., n°62.
28
Jugement Japan Tobacco préc., n°66.
29
CJCE, 27 nov. 2008, Intel, aff. C-252/07, point 35 : Propr. industr. 2009, comm. 3, obs. A. FOLLIARDMONGUIRAL.
24
6
trois types d’atteinte à la marque antérieure. A noter que plus ce lien est « immédiat et fort »,
plus l’atteinte risque d’être avérée30.
Concernant le risque de dilution, la CJCE établit qu’un premier usage peut suffire à causer un
préjudice au caractère distinctif de la marque de renommée 31 . Cependant, ce préjudice
« suppose que soient démontrée une modification du comportement économique du
consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle
modification se produise dans le futur »32. Elle ne précise cependant pas comment rapporter la
preuve d’une telle modification, ce qui nous paraît, de prime abord, quelque peu délicat.
11. Intérêt de la protection. Dans cet arrêt Intel, on constate donc que la Cour est venue
quelque peu freiner sa conception de plus en plus extensive de la protection de la marque de
renommée. En effet, jusqu’en 2008, les arrêts témoignaient, comme on l’a vu, d’une essence
favorable à la définition large des marques de renommée, faisant entrer un bon nombre de
marques sous cette protection spéciale. Dans l’arrêt Iron and Smith 33 que nous allons
commenter, nous découvrirons que la Cour établit un équilibre entre la protection étendue
offerte à ses marques, et le respect de certaines conditions permettant tout de même une
certaine filtration. Cependant, nous constaterons qu’il s’agit toutefois d’une solution très
favorable au titulaire d’une marque de l’Union européenne renommée.
Comment expliquer, alors, ce souhait de la Cour d’accorder une protection toute particulière à
ces marques, en laissant la porte un peu plus entrouverte à chacun de ses arrêts ? Dans l’arrêt
Intel précité, l’avocat général, Maître SHARPSTON, évoquait la « vulnérabilité
paradoxale »34 des marques de renommée. Véhiculant une puissante image de qualité, elles
nécessitent une protection particulière puisqu’elles remplissent des fonctions qui vont au-delà
du rattachement aux produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
30
Arrêt Intel préc., point 67. On notera que sur cette question, Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL pointe du
doigt le manque de cohérence du raisonnement de la CJCE, qui apprécie ainsi deux fois les mêmes faits (comm.
cf. note 29).
31
Arrêt Intel préc., point 75.
32
Arrêt Intel préc., point 77.
33
CJUE, 3 sept. 2015, aff. C-125/14, Iron & Smith kft c/ Unilever NV, LEPI, 1er nov. 2015. n°10, p.5., obs. J-P
CLAVIER ; Propr. industr. n°10, oct. 2015, comm. 66, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
34
Conclusions Maître E. SHARPSTON relatives à l’arrêt Intel préc., points 8 et 32
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5356a804bea414e2f9ade8bde9fe99
a3f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=66892&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=924165)
7
12. Fonction de la marque de renommée. L’intérêt de cette protection est tel que la CJUE a
érigé une fonction de la marque de renommée35. Il s’agit, pour Monsieur BASIRE, d’une
« fonction innovante qui pourrait s’ajouter à la fonction essentielle »36. Il rappelle en effet
que « les marques (…) de renommées n’identifient plus seulement le produit ou le services ;
elles bénéficient d’un pouvoir d’attraction propre, indépendant de la désignation de l’objet
qui les porte »37.
13. Iron & Smith contre Unilever. Dans l’arrêt de 2015 que nous étudierons tout
particulièrement, la société Iron & Smith souhaitait enregistrer en Hongrie une marque
figurative « BE IMPULSIVE », pour des produits de la classe 538 (produits pharmaceutiques
et autres préparations à usage médical ou vétérinaire). La société Unilever a contesté cette
demande d’enregistrement en y opposant sa marque de l’Union européenne « IMPULSE »,
enregistrées pour des produits de classe 3 (produits de nettoyage et de toilette). L’office de la
propriété intellectuelle hongrois a refusé d’enregistrer la marque de la société Iron & Smith,
en invoquant le risque que sa marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque « IMPULSE ». En effet, même si cette dernière n’était pas renommée
en Hongrie, elle l’était au Royaume-Uni et en Italie, ce qui constituait selon l’office une partie
substantielle de l’Union européenne.
La société Iron & Smith avance alors que les produits d’Unilever ne représentent qu’une
faible part de marché au Royaume-Uni et en Italie, de respectivement 5% et 0,2%, et que,
faute qui plus est de renommée en Hongrie, on ne peut qualifier qu’elle l’est sur une partie
substantielle du territoire. La juridiction de renvoi, ne sachant pas quel territoire géographique
prendre en compte pour établir la renommée d’une marque de l’Union européenne, décide de
saisir la CJUE.
C’est dans ce contexte quelle posera quatre questions préjudicielles à la Cour : tout d’abord,
une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans un seul Etat membre
peut-elle constituer une antériorité susceptible de s’opposer à l’enregistrement d’une marque
postérieure dans un autre Etat membre, dans lequel la marque de l’Union européenne n’est
pas renommée ?
35
CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora Inc c/ Marks & Spencer, PIBD 2012. III. 12, RTD Com. 2012.
p.103. obs. J. AZEMA.
36
« La renommée de la marque ou l’émergence d’un droit moral en droit des marques », Légipresse, n°326, avril
2015, obs. Y. BASIRE.
37
Dans ce sens : J. PASSA, Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1, LGDJ, 2ème éd., 2009, n°363.
38
Classification de Nice de 1957.
8
Ensuite, les examens de l’usage sérieux et de la renommée d’une marque de l’Union
européenne peuvent-ils se fonder sur les mêmes critères ?
Egalement, bien que le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure ait prouvé la
renommée de sa marque sur une partie substantielle du territoire, peut-il tout de même se voir
imposer de prouver cette renommée dans l’Etat membre dans lequel la demande
d’enregistrement de la marque nationale a été déposée ?
Enfin, peut-on réellement évoquer un risque de profit indûment tiré par la marque nationale
du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou encore un préjudice
pour cette dernière, alors même qu’elle est inconnue du public national ?
14. Problématique. Nous écarterons la 2ème question posée à la Cour, pour nous concentrer
uniquement sur l’étendue territoriale à définir en l’espèce, et sur les conséquences de
l’anonymat de la marque « IMPULSE » en Hongrie.
Alors, l’interrogation centrale de ce mémoire reposera sur les conditions dans lesquelles une
marque nationale postérieure peut être considérée comme tirant indûment profit de la
renommée d’une marque de l’Union européenne antérieure, inconnue sur le territoire national
concerné.
15. Plan. Pour répondre à ces questions préjudicielles, la Cour s’appuiera sur l’article 4 § 3 de
la directive de 2008, et 9 § 1-c) du règlement de 2009. Ces articles ne précisent pas quel sera
le territoire géographique couvert au sein de l’Union. La Cour s’efforcera de répondre en
retenant des critères qu’elle a pu instituer par le passé, mais elle aménagera une solution qui,
nous le verrons, différera sur certains points de ses précédents arrêts.
Ainsi, il conviendra de souligner dans un premier temps que la solution apportée par la Cour
confirme certains de ses précédents critères concernant l’établissement de la renommée d’une
marque de l’Union européenne, tout est étendant au maximum l’effet unitaire de cette
dernière (partie 1). Cette décision, néanmoins, nous semble manquer de lisibilité, et certains
critères, qui méritent d’être redéfinis, ou à défaut définis, laissent une (trop ?) grande place
d’interprétation aux juges nationaux (partie 2).
9
PARTIE 1. EFFET UNITAIRE ET TOLÉRANCE EXTRÊME DE LA CJUE
16. Annonce. En étendant au maximum l’effet unitaire de la marque de renommée, la CJUE
allège la charge de la preuve pour son titulaire, admettant le renommée dans un seul Etat de
l’Union, qui n’est pas forcément celui dans lequel la demande d’enregistrement de la marque
nationale postérieure a été effectuée (chapitre 1). La Cour renouvelle alors certains de ces
critères, et notamment l’importance du lien, avant d’en faire émerger un particulièrement
pratique : la partie commercialement non négligeable du public pertinent (chapitre 2).
CHAPITRE 1. EFFET UNITAIRE EXTENSIBLE ET CHARGE DE LA PREUVE
17. Une notion malléable. L’effet unitaire des marques de l’Union européenne paraît être en
effet particulièrement malléable pour la CJUE. S’appuyant toujours sur la notion de partie
significative du public pour prouver la renommée d’une marque de l’Union européenne
(section 1), son étendue territoriale semble transcender les frontières, détachant la renommée
du lieu concerné par l’atteinte (section 2).
Section 1. La récurrente prise en compte d’une partie significative du public, clé de la preuve
à rapporter par le demandeur
18. L’enjeu central de l’effet unitaire. La notion que cette première partie soulève tout
particulièrement est celle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne. En effet,
si cette notion se conçoit aisément, notamment d’un point de vue technique, on ne peut
qu’entendre le désarroi de la société Iron & Smith, qui se voit opposer à sa demande
d’enregistrement une marque inconnue en Hongrie. Cependant, comme l’évoque la Cour en
l’espèce, l’établissement de la renommée ne se compare pas à la notion d’usage sérieux de la
marque, qui exprime « la condition minimale d’utilisation à laquelle toutes les marques
doivent satisfaire afin d’être protégées » 39 . Aussi dirons nous que l’appréciation de la
renommée repose sur des critères beaucoup plus subjectifs, comme en témoigne la différence
de public à prendre en compte pour son appréhension.
39
Arrêt Iron & Smith préc., point 21.
10
19. Partie significative du public. Cette subjectivité a par exemple été soulignée dans l’arrêt
Pago, dans lequel les juges de la Cour disposaient que la renommée dépendait du public
pertinent. Pour cela, on vérifiait le degré de connaissance de la marque par une « partie
significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marques »40.
L’arrêt General Motors, qui retenait déjà ce raisonnement, avait laissé un flou sur la question
de ce public : grand public ou public spécialisé était, a priori, à appréhender au cas par cas.
Sur ce point, ni l’arrêt Pago de 2009 ni l’arrêt étudié en l’espèce n’apporte de précision.
20. Prise en compte conseillée du public. Pour vérifier cette condition de connaissance de la
marque antérieure par une partie significative du public, la CJCE a par le passé donné des
exemples à prendre en considération. Elle préconisait effectivement que le juge national soit
notamment attentif à la part de marché détenue par la marque, à l’intensité, l’étendue
géographique et la durée de son usage, mais également à l’importance des investissements
réalisés par l’entreprise pour la promouvoir 41 . Il s’agit d’une analyse que seule la
jurisprudence nationale saisie de l’affaire peut entreprendre.
21. Conséquence de la renommée et similitude linguistique. Comme le remarque très
justement Monsieur MOURON42, la connaissance de la marque renommée par le public aura
un certain nombre de conséquences. Notamment, l’atteinte à une marque de renommée
dépendra, nous le verrons, du lien que le public concerné pourra établir entre les marques en
conflit. Ce lien dépendra inexorablement d’une certaine similitude entre ces dernières. Or,
d’après Monsieur MOURON, c’est inévitablement parce que la marque antérieure « jouit
d’un grand pouvoir d’évocation auprès du public pertinent qu’il est plus aisé de caractériser
la similitude ».
Et même lorsque que ce lien n’est pas facile à prouver, par exemple lorsque les marques en
conflit présentent une faible similitude, la CJUE estime que le tribunal doit procéder à une
appréciation globale permettant parfois d’établir tout de même un lien entre les marques. L’un
des « facteurs pertinents » peut alors être la renommée de la marque antérieure 43 . Ce
40
Arrêt Pago préc., point 24 (par analogie : arrêt General Motors préc., point 25).
Arrêts General Motors préc., point 27, et arrêt Pago préc., point 25.
42
« Similitude linguistique et marque de renommée », Petites affiches, 17 juin 2015, n°120, p.10, à propos des
arrêts C-581/13 P et C-582/13 P de la CJUE du 20 nov. 2014, obs. P. MOURON.
43
CJUE, 24 mars 2011, aff. C-552/09 P, Ferrero SpA c/ OHMI, point 66.
41
11
raisonnement a été récemment rappelé par la Cour, dans une affaire opposant les marques
« BALLON D’OR » et « GOLDEN BALLS »44.
22. Charge de la preuve. Conformément à la règle disposant que la preuve incombe au
demandeur, le titulaire d’une marque qui se prévaut de la renommée de cette dernière doit le
prouver45. Le renommée étant un fait juridique, la preuve de sa réalité peut être rapportée par
tout moyen. Avant de démontrer la renommée de sa marque, le titulaire doit déjà prouver sa
validité, qui est appréciée en droit européen et en droit français lors de son dépôt. Très
récemment, le Tribunal de l’Union a admis qu’un certificat de renouvellement pouvait suffire
à démontrer l’existence et l’étendue de la protection d’une marque antérieure46. Il conviendra
ensuite d’apporter les éléments permettant de déterminer si la marque est renommée ou non.
23. Appréciation souveraine de la renommée par les juges du fond. Si l’appréciation de
cette renommée relève classiquement du pouvoir souverain des juges du fond, l’OUEPI peut
également être en charge de cette étude lorsque le titulaire d’une marque nationale ou de
l’Union européenne forme opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne
postérieure47.
24. Appréciation globale de la renommée. Dans un souci pratique et en accord avec une
volonté d’adoucir cette charge de la preuve pour le titulaire de la marque antérieure, chaque
pièce qu’il rapporta ne devra pas être déterminante pour établir cette renommée. Elle pourra
effectivement découler d’un ensemble de pièces produites. C’est pourquoi, dans l’arrêt
commenté concernant la marque « IMPULSE », les juges de la CJUE estiment que l’existence
de cette atteinte, même éventuelle, doit être appréciée globalement, « en tenant compte de
tous les facteurs pertinents du cas d’espèce »48. Notamment, des éléments provenant de tiers
peuvent être pris en compte. Les « déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou
autres associations professionnelles » peuvent, par exemple, témoigner de la renommée d’une
marque selon l’OHMI49.
44
CJUE, 20 nov. 2014, aff. C-582/13 P, Golden Balls Ltd, Gazette du Palais, 5 mars 2015, n°64, p.18, obs. L.
MARINO.
45
Exemple pour les marques de l’Union européenne : TPICE, 25 mai 2005, aff. T-67/04, SA Spa Monopole, Cie
fermière de Spa c/ OHMI : Propr. industr. 2005, comm. 56, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
46
Trib. UE, 5 fèvr. 2016, aff. T-135/14, Kicktipp GmbH c/ OHMI, n°65, Propr. industr. n°4, avril 2016, comm.
27, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
47
Article 8 § 5 du règlement 207/2009 préc.
48
Arrêt Iron & Smith préc., point 32 (et par analogie : arrêt Intel préc., point 68).
49
OHMI, div. opp., 6 déc. 1999, n° 1360/1999 : JO OHMI 6/2000, p. 755.
12
L’Office a d’ailleurs déjà été jusqu’à établir la renommée d’une marque en passant outre
l’insuffisance de preuves rapportées par le titulaire50. Il était alors question de la marque
« NIKE », dont la renommée, qui plus est internationale, ne pouvait pas être remise en cause.
Cependant, le titulaire doit tout de même apporter un commencement de preuve, faute de quoi
la marque, quand bien même incontournable, se verrait refuser la qualité de marque de
renommée51. Ca a été par exemple le cas de la marque n°5 de Chanel, que l’on ne présente
pourtant plus52. Les juges nationaux sont en effet tenus d’étudier les circonstances de chaque
espèce, et l’on comprend aisément qu’il ne puisse se fonder sur des décisions précédentes, ou
pire, sur leur propre connaissance de la marque.
25. Date. La renommée d’une marque ne peut cependant jamais être éternellement acquise.
Aussi le titulaire doit prouver la renommée de sa marque au jour de l’adoption du signe
litigieux53. Mais cette affirmation est susceptible de poser problème. Par exemple, Monsieur
BOUVEL se pose très justement la question d’une marque, effectivement renommée au
moment de l’adoption du signe litigieux, mais qui ne l’est plus lors de l’introduction de
l’action54. Faute de décision de justice rendue en cette hypothèse, il suppose que le demandeur
ne pourrait se voir attribuer que des dommages et intérêts, correspondant au préjudice subit
pendant la période de coexistence des deux marques. Selon lui, le juge ne pourrait alors pas en
effet interdire l’usage de la marque postérieure, puisque factuellement il ne porte plus
préjudice à une marque qualifiée de renommée.
Cependant, il semblerait étonnant que la marque n’évoque absolument rien pour une partie
significative du public en quelques années. Le propre d’une marque de renommée est selon
nous de laisser dans son sillage une trace de son existence. Si sa renommée venait à
disparaître totalement, nous pensons que ce constat se réaliserait davantage en terme de
génération.
50
OHMI, ch. rec., 19 mai 2006, n° R-301/2005-2, "Nike".
TPICE, 25 mai 2005, aff. T-67/04, n° 36.
52
OHMI, ch. rec., 4 juill. 2006, n° R-385/2005-2.
53
Par exemple : OHMI, div. opp., n° B-8104, 15 juin 2000 : JO OHMI 1/2001, p. 157 et 197.
54
« La protection des marques de renommées », JurisClasseur Marques – Dessins et modèles : Fasc. 7320 24,
nov. 2014 (mis à jour le 4 déc. 2015), obs. A. BOUVEL.
51
13
26. Deux types de preuve. La renommée d’une marque se prouve généralement soit par un
faisceau d’indices, soit par des sondages.
26.a. Faisceau d’indices. Concernant le faisceau d’indices, les juges de la Cour ont pu
préciser, comme nous l’avons vu, de quoi il s’agissait55. En effet, ils préconisent la prise en
compte par les juges nationaux de la part de marché détenue par la marque, de son intensité,
son étendue géographique et la durée de son usage. Il convient également de tenir compte de
l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Selon Monsieur
BOUVEL, cela revient à prendre en compte l’ancienneté de la marque, son succès
commercial et son budget publicitaire56. Il ne s’agit que d’un faisceau d’indices, et non de
conditions cumulatives pour établir la renommée. Par exemple, concernant l’ancienneté de la
marque, on peut pointer du doigt le raisonnement de Monsieur BOUVEL, estimant qu’une
marque peut avoir perdu sa qualité de renommée lors de l’introduction de l’action.
L’analyse de la part de marché semble être essentiellement celle préconisée par les juges dans
l’arrêt opposant la société Iron & Smith au groupe Unilever. Les juges nationaux s’étaient
d’ailleurs basés en l’espèce sur les parts de marché détenues par la marque « IMPULSE » au
Royaume-Uni et en Italie. Néanmoins, lorsque l’on prend en compte un tel critère, on fait
nécessairement référence aux personnes disposant des moyens d’acheter ces produits. La
Cour, dans l’arrêt commenté, prend en compte, nous le verrons, une partie très faible du
public pour qualifier la renommée de la marque. Cela est particulièrement en accord avec la
jurisprudence française, et notamment avec les juges du fond, qui ont déjà considéré par le
passé qu’une marque pouvait être renommée même si les produits qu’elles couvraient étaient
si chers qu’ils en devenaient parfois inabordables57. Concernant ces parts de marché, les juges
européens ont pu décider que la renommée d’une marque avait été prouvée, quand bien même
son titulaire n’avait apporté aucun élément relatif aux parts de marché détenues58.
L’importance accordée à la promotion d’une marque, notamment en terme d’investissements
financiers, rentre également en jeu pour qualifier son éventuelle renommée. Cela semble
d’ailleurs logique puisqu’il s’agit de l’une des raisons pour laquelle est apparue le principe
même de la marque de renommée : la volonté de récompenser son titulaire pour son
investissement conséquent, profitant indéniablement à l’économie. L’utilisation de la marque
55
Cf. note 41.
Cf. note 54.
57
Par exemple pour la marque « Must » de Cartier : CA Paris, 4e ch., sect. A, 29 sept. 2004, n° 03/18019, n° 37.
58
Trib. UE, 26 sept. 2014, aff. T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA c/ OHMI, Propr. indus. n°11, nov.
2014, com. 77, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
56
14
peut être, par exemple, prise en compte. En 2007, le TPICE a en effet admis que la marque
« TDK » était renommée, ayant été le sponsor des tournées musicales des Rolling Stones ou
de Tina Turner, en plus d’avoir sponsorisé le championnat du monde d’athlétisme.
D’autres critères peuvent entrer dans ce faisceau d’indices. L’OHMI a par exemple pu
reconnaître la renommée d’une marque en tenant compte du nombre de pages où la marque
était référencée dans des moteurs de recherches comme Google59. On peut d’ailleurs se
demander si les contrats de positionnement Google Adwords ne pourraient pas également
participer à la preuve de cette renommée. En effet, au moment de la réservation de mots-clés,
on constate que Google oriente les annonceurs en affichant la « popularité de recherche » de
ces derniers, qui constituent bien souvent des marques. Le service de référencement invite,
sans grande surprise, à choisir les marques qui ont le plus de popularité : très souvent des
marques renommées.
Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de liste limitative de critères pouvant entrer dans ce faisceau
d’indices, qui est très fréquemment utilisé en jurisprudence. Mais cette méthode est souvent
jugée, à raison, très subjective, et certains auteurs60 souhaitent la remplacer par une analyse
plus objective, tels que les sondages.
26b. Sondage. Certes plus objective, la preuve par sondage présente tout de même certains
inconvénients, et notamment son coût très élevé et sa durée, souvent relativement longue. Le
Professeur POLLAUD-DULIAN, rejoint par Monsieur BOUVEL, évoque au contraire le
manque d’objectivité de ce mode de preuve, suivant l’interprétation que l’on peut faire du
résultat61. En effet, quel serait le pourcentage à compter duquel la marque serait considérée
comme renommée ? Ce pourcentage serait interprété différemment par les juges du fond, ce
qui reviendrait, d’après nous, à la subjectivité reprochée au faisceau d’indices. Dans son arrêt
General Motors, la CJCE a refusé de se baser sur un pourcentage du public défini62.
Ce qui semble judicieux est alors parfois de combiner la méthode du faisceau d’indice à celle
du sondage63, ce dernier pouvant alors servir à confirmer la position des juges.
59
OHMI, div. opp., 31 mai 2005, n° 1573/2005, n° 38.
A. R. BERTRAND, « Droit des marques et des signes distinctifs », Propr. intell. déc. 1992, p.11. - P. DE
CANDE, « Protection des marques renommées en France depuis la loi du 4 janvier 1991 »,D. affaires 1998,
p.1886 et 1887. - J. PAGENBERG, La détermination de la "renommée" des marques devant les instances
nationales et européennes , Mélanges offerts à J.-J. BURST : Litec, 1997, p. 409. - A. VIDA, La preuve par
sondage en matière de signes distinctifs (étude comparative des droits allemand, américain et français) : Litec,
1992, coll. CEIPI, n° 37, p. 105 à 109.
61
F. POLLAUD-DULIAN, Marques de renommée. Histoire de la dénaturation d'un concept, Propr. intell. 2001,
n° 1, p.51.
62
Arrêt General Motors préc., point 25.
63
OHMI, 27 avr. 2001, n° 1082/2001, Kinder.
60
15
27. Des possibilités a posteriori. Dans ses conclusions de l’arrêt commenté, Maître WAHL
rappelle que l’article 4 § 3 de la Directive 2008/95, qui concerne l’opposition à
l’enregistrement d’une marque supposée porter atteinte à la renommée d’une marque
antérieure, peut également s’appliquer après l’enregistrement64. Ainsi, il précise qu’il s’agit de
cas ou le titulaire de la marque antérieure aurait réussi à prouver la première condition de
l’article, à savoir la renommée de sa marque, mais pas la deuxième, résidant dans le préjudice
qu’il a subi. Alors, le titulaire pourra envisager de demander une déclaration de nullité de la
marque postérieure lorsqu’il aura les moyens de remplir cette deuxième condition. Ce
raisonnement n’a pas été repris par la Cour dans son arrêt. On peut penser qu’il s’agit là tout
de même d’un frein à l’extension de l’effet unitaire qu’elle préconise. Si cette extension est
bien réelle, la Cour contrebalance la souplesse de son raisonnement en exigent la réunion de
tous les critères qu’elle invoque.
Section 2. Etendue territoriale et extension maximale de l’effet unitaire
28. Renommée dans un seul Etat membre... Nous l’avons vu, la renommée est démontrée
lorsque la marque de l’Union européenne jouit de cette renommée dans une partie
substantielle du territoire de l’Union. L’arrêt Pago est allé plus loin en précisant que ce
territoire pouvait être constitué d’un seul Etat membre, poussant alors l’effet unitaire à son
maximum. Cette solution a été vivement critiquée, notamment Monsieur FOLLIARDMONGUIRAL, ce dernier allant jusqu’à déclarer que la Cour avait « accouché d’une
souris »65. Il remarque très justement que la Cour ne justifie pas ses propos et ne précise pas
pourquoi la renommée dans un seul Etat membre est territorialement suffisante. L’auteur
relève que si la renommée en Autriche, comptant 8 millions d’habitants, suffit, il semble en
être de même pour des Etats membres plus peuplés, notamment la France. Cependant, qu’en
serait-il d’un Etat, comme Malte, ne comptant que 400 000 habitants ? Par cette solution, la
Cour rend la tache d’interprétation des juges nationaux relativement difficile. La solution
étant retenue pour « les circonstances de l’affaire »66, un juge national pourrait très bien,
selon nous, prendre la liberté de ne pas appliquer cette solution à un autre cas d’espèce,
notamment si la réputation de la marque était invoqué dans un Etat comme Malte, justement.
64
Conclusions de Maître N. WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., présentées les 24 mars 2015, point
31.
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163168&pageIndex=0&doclang=FR&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=820259).
65
Comm. arrêt Pago préc., cf. note 16.
66
Arrêt Pago préc., point 29.
16
Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL déplore d’ailleurs que la Cour n’ait pas relevé la
proposition de l’avocat général dans l’affaire, qui proposait de tenir compte de l’importance
économique du territoire de l’Union où la renommée était prouvée67. Cela aurait été, selon
nous, un entre-deux plein de sens.
29. …qui n’est pas forcément celui de l’enregistrement. Que faut-il alors penser de l’arrêt
Iron and Smith étudié, qui repousse encore les frontières de la renommée ? La CJUE
reconduit ici son raisonnement en précisant que la renommée dans ce seul Etat membre n’est
pas forcément celui dans lequel la demande d’enregistrement de la marque postérieure
litigieuse a eu lieu.
En pratique, cela signifie que l’effet unitaire est tellement fort qu’il permet à une marque de
l’Union européenne de jouir d’une renommée dans des pays ou cette renommée n’existe
pourtant pas.
Dès lors, et comme le souligne la Cour, il reviendra à la juridiction de renvoi d’établir si la
marque « IMPULSE » jouit d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union68. Pour
cela, elle doit prendre en compte le public concerné par les produits ou services qu’elle
couvre.
Ainsi, il semblerait que cet arrêt signifie qu’une entreprise nationale, souhaitant enregistrer
une marque nationale dans un Etat membre – la Hongrie en l’espèce – doivent effectuer une
recherche d’antériorité d’une extrême rigueur sur des marques renommée de l’Union
européenne qui sont très peu connues - voir inconnues – dans son Etat. Cette recherche
d’antériorité, qui ne s’étend donc plus seulement à un possible risque de confusion, est
d’autant plus complexe qu’elle implique les signes identiques mais aussi similaires. Cette
solution paraît très certainement exigeante envers les demandeurs de marques nationales, et
elle incite plutôt à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
30. Paradoxe de la renommée. On doit cependant relever que si les juges européens étendent
en l’espèce au maximum la notion d’effet unitaire de la marque de renommée, ca n’est pas
pour autant que l’atteinte à la marque sera avérée. Et c’est là l’interrogation principale de cet
arrêt à notre sens : même si la marque remplie effectivement, de justesse, le critère d’une
renommée dans l’Union, comment se prévaloir de son atteinte alors que le public hongrois ne
67
Conclusions de Maître E. SHARPSTON présentées le 30 avril 2009 concernant l’arrêt Pago préc., point 41.
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=1062640)
68
Arrêt Iron & Smith préc., point 22.
17
la connaît pas ? Le Professeur TREPPOZ fait remarquer qu’il serait paradoxal de limiter
l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne de renommée en ne lui accordant une
protection que dans les pays ou elle est effectivement renommée69. C’est pourquoi, il nous
semble, la Cour multiplie les critères d’établissement de cette atteinte. Si la renommée n’est
qu’une première étape, il faudra aussi prouver le lien entre les marques, et la réalité de
l’atteinte. Alors, le fait que la renommée d’une marque de l’Union européenne ne soit
constatée que dans un seul Etat membre, quand bien même un autre que celui dans lequel la
demande d’enregistrement de la marque postérieure a été faite, n’est pas forcément si
avantageux pour son titulaire. Il relèvera de toute façon du ressort de la juridiction nationale
de relever si c’est le cas en l’espèce.
La Cour rappelle en effet que la juridiction de renvoi devra suivre le raisonnement en deux
étapes préconisé par article 4 § 3 de la Directive 2008/95. Tout d’abord, elle devra
effectivement vérifier la renommée de la marque « IMPULSE ». Mais elle devra ensuite
également s’assurer « que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne
antérieure ou qu’il leur porterait préjudice »70.
Si ces deux conditions sont remplies, et à condition d’établir un lien entre les deux, elle
pourrait accueillir l’opposition formée par Unilever.
31. Comparaison avec caractère distinctif. La solution offerte par la CJUE dans l’arrêt Iron
& Smith est tout de même extrêmement favorable aux titulaires d’une marque de renommée
de l’Union européenne sur l’étendue territoriale prise en compte pour établir la renommée.
Prenons en comparaison l’appréhension du critère de distinctivité nécessaire à
l’enregistrement d’une marque, et a fortiori une marque de l’Union Européenne. En 2012, la
jurisprudence européenne a jugé qu’il ne fallait pas forcément rapporter la preuve du caractère
distinctif de la marque dans chaque Etat membre de l’Union individuellement71. Cependant,
on constate que dans la désormais célèbre affaire concernant le motif à damier de Louis
Vuitton, les juges se sont révélés beaucoup plus sévères quant à leur appréhension de
l’étendue territoriale requise qu’ils ne l’ont été concernant les marques de renommée. Ils ont
en effet prononcé l’invalidation de la marque figurative composée de damiers, faute de
69
« Géométrie variable de la protection et du public en droit des marques », RTD Eur. 2015, p.880, obs. E.
TREPPOZ.
70
Article 4 § 3 de la directive 2008/95 préc.
71
CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, point 62.
18
distinctivité dans quatre Etats72. Selon la Professeure MALAURIE-VIGNAL, la décision est à
la limite de l’injustice puisque le consommateur moyen associera selon elle forcément le
damier à Louis Vuitton73 : constatation de… la renommée de la marque.
32. Transition. Pour résumer, contrairement à la sanction d’une analyse in concreto du
caractère distinctif d’une marque, la qualification de sa renommée pourra ne reposer que sur
un seul Etat membre de l’Union, sans forcément que ce dernier soit celui dans lequel
l’enregistrement de la marque postérieure a été demandé. Toutefois, il faudra également que
le consommateur fasse un lien entre les deux marques en présence.
72
Trib. UE, 21 avr. 2015, aff. T-359/12 et T-360/12, Louis Vuitton Malletier c/ OHMI, LEPI, 1er juin 2015 n°6,
p.6, obs. J-P. CLAVIER.
73
« Distinctivité d’une marque figurative dans le domaine de la mode », Propr. industr. n°12, déc. 2015, étude
25 de Maître MALAURIE-VIGNAL.
19
CHAPITRE 2. LA NOTION DE PARTIE COMMERCIALEMENT NON NÉGLIGEABLE
DU PUBLIC PERTINENT
33. Annonce. Faute de renommée dans l’Etat membre concerné par la demande
d’enregistrement, les consommateurs de cet Etat n’auraient pas pu faire de lien entre les
marques en conflit (section 1). C’était sans compter sur un critère particulièrement habile
dégagé par la CJUE : la partie commercialement non négligeable du public pertinent (section
2).
Section 1. De l’importance du lien en droit des marques de renommée
34. Existence du lien. L’arrêt Intel exigeait en effet qu’une fois la renommée de la marque
caractérisée, il fallait également démontrer une atteinte à celle-ci. Cela supposait dans un
premier temps de prouver un rapprochement entre les marques en conflit pour le public
pertinent. Par « lien », la société Intel Corporation, titulaire de plusieurs marques « INTEL »
et demandant l’annulation de l’enregistrement de la marque « INTELMARK », estimait qu’il
pouvait s’agir de toute sorte d’association mentale entre les marques en conflit. Par exemple,
une simple évocation de la marque antérieure pouvait suffire74. Revendiquant donc une
protection assez extensive des marques de renommée, la société saluait d’ailleurs le
raisonnement de l’arrêt General Motors. Elle s’appuyait sur l’importance de la protection des
marques de renommée, uniques tout en disposant d’un fort caractère distinctif. D’après elle, il
convient d’arrêter tout empiètement à une telle marque le plus rapidement possible, au risque
de vider cette dernière lentement de sa substance75.
Sur ce point, Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL établit fort justement, que la dilution
d’une marque de renommée est « une mort par petites morsures, dont chacune doit être
sanctionnée indépendamment des autres » 76. Si cette expression justifie à première vue le fait
de prendre en compte séparément les trois types d’atteintes potentielles à une marque de
renommée, il nous semble qu’elle peut être interprétée d’une seconde façon. En effet, ce qu’il
faut d’après nous mettre en avant est bien le fait qu’une atteinte à une marque de renommée
se constate rarement immédiatement. Chacune des « morsures » portées à la marque est
74
Arrêt Intel préc., point 17.
Arrêt Intel préc., point 18.
76
Comm. arrêt Intel préc. cf note 29.
75
20
justement ce qui fera que cette dernière se videra, lentement, de son essence. Elle sortira
effectivement de cette épreuve ternie, diluée.
Nous agréons alors au raisonnement exposé par la Cour dans l’arrêt Intel. Il convient de
protéger la marque de renommée dès la première « attaque », si petite soit-elle. C’est
d’ailleurs à notre sens la raison pour laquelle l’article 8 § 5 du règlement 207/2009 permet de
s’opposer à l’enregistrement d’une marque dès que cette demande a été faite.
35. Importance du lien. Ce critère du lien, dégagé par la jurisprudence Intel, est fondamental
à la preuve d’une atteinte à une marque de renommée. Dans un jugement récent concernant la
marque Grazia, le Tribunal de l’Union lui a refusé cette protection faute de lien entre les deux
marques en litige, quand bien même la renommée de la marque était en l’espèce établie77.
36. Appréciation du lien. Toujours dans l’arrêt Intel, il est fait référence aux facteurs
pouvant permettre d’apprécier l’existence de ce lien. Le degré de similitude entre les marques
est sans surprise un élément à prendre en compte. Néanmoins, cette seule similitude ne peut
être suffisante pour établir l’existence d’un lien entre elles. Il est par exemple possible
qu’elles soient respectivement enregistrées pour des produits et services pour lesquels les
publics concernés sont différents. C’est pourquoi le degré de proximité des produits et
services pour lesquels les marques sont enregistrées est également à prendre en compte.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure pourra également être étudiée, ce qui va,
selon nous, de pair avec le degré de caractère distinctif qui la qualifie. C’est le cas des
marques dont la renommée va au-delà du public concerné par ses produits ou services. Enfin,
la Cour évoque l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Sur ce point, on a
précédemment évoqué que le risque de confusion se distinguait du parasitisme et n’était pas
une condition d’atteinte à la marque de renommée. Il n’est en effet pas nécessaire que le
public se méprenne sur l’origine des produits ou services couverts par la marque. Cependant,
le Professeur POLLAUD-DULIAN avance à juste titre que si le titulaire de la marque de
renommée apporte la preuve de l’existence d’un risque de confusion, il établit inévitablement
un lien entre les marques, qui porterait atteinte au caractère distinctif de la marque
antérieure78.
77
Trib. UE, 26 sept. 2014, aff. T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA c/ OHMI, Propr. industr. n°11, nov.
2014, comm. 77, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
78
« Les atteintes à la marque de renommée : à propos de l’arrêt Intel de la Cour de justice des Communautés
européennes du 27 novembre 2008 », Gazette du Palais, 31 mars 2009, n°90, p.7. obs. F. POLLAUD-DULIAN.
21
Mais il convient selon nous d’insister sur le fait que si ce risque de confusion peut participer à
établir un tel lien entre les marques, il n’est certainement pas suffisant a établir emporter
l’existence de la renommé de la marque. Il n’entraine effectivement pas automatiquement une
image de la marque qui sera diluée, ternie, ou servira injustement au titulaire de la marque
nationale postérieure.
37. Intensité de la renommée. Pour établir ce lien, qui est la condition préalable à l’atteinte à
la marque de renommée, l’intensité de la renommée peut servir à démontrer la probabilité de
son existence entre les marques pour le public pertinent79. En effet, plus la renommée de la
marque sera intense, moins il y aura de doute sur le fait que le public fasse le lien entre la
marque postérieure et elle.
38. Lien de l’espèce. Dans l’arrêt commenté, nous constatons qu’Unilever n’a pas prouvé que
sa marque verbale de l’Union européenne « IMPULSE » était connue en Hongrie. Cependant,
l’Office de la propriété intellectuelle hongrois a refusé d’enregistrer la marque litigieuse « BE
IMPULSIVE ». Il a constaté que l’entreprise titulaire de la marque antérieure, avait tout de
même établi la renommée de cette marque sur une partie substantielle de l’Union. L’Office
s’appuyait pour cela sur la très grande promotion effectuée par Unilever et les quantités
importantes de produits vendus protégés par cette marque au Royaume-Uni et en Italie. Ainsi,
était pointé du doigt le risque que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de « IMPULSE », marque pouvant alors être évoquée
dans l’esprit des consommateurs normalement informés.
Comme le rappelle la CJUE dans cet arrêt, « lorsque le public concerné n’effectue pas de
rapprochement entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque nationale
postérieure, c’est-à-dire n’établit pas un lien entre celles-ci, l’usage de la marque postérieure
ne permet pas (…) de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la
marque antérieure, ou de leur porter préjudice »80.
79
80
Trib. UE, 2 oct. 2015, aff. T-624/13, The Tea Board c/ OHMI, « Darjeeling », n°82.
Arrêt Iron & Smith préc., point 28 (par analogie : arrêt Intel préc., points 30 et 31).
22
39. Une jurisprudence devenue constante concernant le lien. Suite à l’arrêt commenté, la
jurisprudence de l’Union européenne81 a eu l’occasion de reconfirmer que la procédure
d’opposition offerte par l’article 8 § 5 du règlement de 2009, obligeant à prouver un lien entre
les marques. La jurisprudence française en a d’ailleurs récemment fait une soigneuse
application. En avril dernier, la cour de cassation a effectivement rappelé que la protection
offerte aux marques de renommée82 n’était pas subordonnée à l’existence d’un risque de
confusion ou d’assimilation83. Il suffit en effet que le degré de similitude entre les deux
marques engendre l’établissement d’un lien dans l’esprit du public concerné.
40. Lien et public concerné. Dans ses conclusions concernant l’arrêt Iron & Smith84, Maître
WAHL, évoquait le fait que même si la marque antérieure n’était ni renommée ni très connue
en Hongrie, cela ne voulait pas dire pour autant qu’elle était totalement inconnue du public
pertinent dans ce même État membre. Il évoque d’ailleurs le fait qu’Unilever a, d’après les
éléments de la décision de renvoi, commercialisé ses produits en Hongrie par le passé. Il est
donc fortement probable que la marque n’y soit pas totalement inconnue.
41. Le problème lié à l’effet unitaire. Maître WAHL préconisait dans ses conclusions que la
renommée de la marque dans un seul Etat membre puisse être qualifiée même quand ce n’est
pas l’Etat dans lequel la protection est revendiquée. Cela a été, nous l’avons vu, entendu et
confirmé par la Cour. Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a donc pas à prouver
également la renommée de sa marque de l’Etat membre concerné. Cette solution dégagée au
profit de la société Unilever lui est donc extrêmement favorable.
Cependant même si la renommée de la marque de l’Union européenne est reconnue, il paraît
compliqué de prouver qu’il lui soit tiré indûment profit si elle n’est pas connue en Hongrie.
En effet, la quatrième question préjudicielle posée à la Cour en l’espèce était la plus délicate à
résoudre. Et cela aurait pu, à notre sens, être la limite du caractère unitaire de la marque de
l’Union européenne. Comme le souligne Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL, « il semble
illogique qu’une marque de l’Union européenne renommée à l’échelle de l’Union mais pas
dans un Etat membre donnée soit mieux traitée qu’une marque nationale correspondante
81
Notamment trois arrêts rendus le même jour : Trib. UE, 2 déc. 2015, aff. T-414/13, T-522/13 et T-528/13.
Conférée par l’article L.713-5 du CPI en France.
83
Cass. com., 12 avril 2016, n°14-29414.
84
Conclusions de Maître N. WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 25.
82
23
enregistrée dans cet Etat » 85. Cependant, ses propos doivent être atténués par le besoin de
cohérence de l’effet unitaire propre aux marques de l’Union européenne, qui nécessite une
protection uniforme86.
Comment alors, établir ce lien qui paraît si fragile entre les deux marques en conflit, et qui est
pourtant nécessaire pour reconnaître un préjudice causé à la marque de renommée ? La CJUE
elle même énonce que l’usage de la marque postérieure nationale ne peut porter atteinte à la
marque de renommée antérieure si elle est inconnue du public pertinent de l’Etat membre87.
Section 2. L’élaboration d’un critère astucieux résidant dans la partie commercialement non
négligeable du public pertinent
42. Partie commercialement non négligeable du public pertinent. Pour régler cette
question, Maître WAHL suggérait dans ses conclusions de démontrer, dans les cas ou la
marque de l’Union européenne antérieure n’est pas renommée dans l’Etat membre, qu’une
« proportion commercialement significative du public pertinent dans cet Etat membre
établira un lien avec la marque antérieure »88.
Ce raisonnement a été suivi, bien qu’étendu, par la CJUE le 3 septembre 2015. Elle a
effectivement considéré que « même si la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas
connue d’une partie significative du public pertinent de l’État membre dans lequel
l’enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins
être exclu qu’une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite
marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure »89. L’alternative
choisie par la Cour, préférant le terme « commercialement non négligeable » à l’adjectif
« significatif » est sans nul doute le témoin de sa clémence envers la reconnaissance de la
renommée de la marque de l’Union européenne.
Cette solution est d’autant plus souple que la Cour poursuit en indiquant que ce lien doit
répondre aux critères établis par la jurisprudence Intel. Il doit en effet être apprécié
globalement, et en prenant en compte tous les facteurs pertinents de l’espèce.
85
« CJUE, arrêt Iron & Smith : caractère unitaire et renommée », Propr. industr. n°10, oct. 2015, comm. 66.,
obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
86
CJUE, 12 avr. 2011, aff. C-235/09, DHL Express France, « Webshipping », points 44 à 48 ; Propr. industr.
2011, comm. 47, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL.
87
Arrêt Iron & Smith prèc., point 29.
88
Conclusions Maitre WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 50.2).
89
Arrêt Iron & Smith prèc., point 30.
24
Par cette décision, les juges de la CJUE élargissent autant que faire se peut la protection
offerte aux marques de renommée, laissant en profiter une marque de l’Union européenne
même lorsqu’elle n’est pas connue d’une partie significative du public concerné.
Selon le Professeur TREPPOZ, cette solution permet « de préserver l’utilité du caractère
unitaire de la protection et par là même l’intérêt d’un titre communautaire, par rapport aux
marques nationales » 90.
On constate que cette solution se veut plus cohérente que celle retenue par l’arrêt Pago, qui ne
laissait aucune place à une appréciation économique et pertinente de la renommée dans une
partie du territoire. Cependant, la Cour laisse l’apparence d’un calcul réfléchi, sans toutefois
définir cette partie commercialement non négligeable du public. Là encore, le juge national,
qui appréciera la situation a posteriori, jonglera comme il le pourra avec cette nouvelle
philosophie de la marque de renommée.
43. Une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour autant, la Cour précise que rapporter
l’existence de ce lien opéré par une partie commercialement non négligeable du public
pertinent entre les deux marques ne suffit pas à remplir les conditions découlant de l’article 4
§ 3 de la Directive 2008/95. Le titulaire de la marque de renommée doit également, comme la
Cour l’avait établi dans son arrêt Intel, prouver que l’usage de la marque postérieure « tirerait
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur
porterait préjudice ».
44. Transition. Selon Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL, la réponse de la CJUE est ainsi
un « compromis entre une approche maximaliste ou abstraite de l’effet unitaire propre à la
marque communautaire et une approche plus concrète concentrée sur les situations
nationales »91. La Cour, par ce critère, rappelle que le droit des marques n’a jamais pour but
d’évincer à sa guise un concurrent.
90
91
Comm. arrêt Intel préc., cf. note 29.
Comm. de l’arrêt Iron & Smith préc., cf. note 85.
25
PARTIE 2. UNE DÉCISION MANQUANT DE LISIBILITÉ : PRÉJUDICE ET
LIBERTÉ DE LA CONCURRENCE
45. Contradiction. Après avoir précisé qu’il semblait difficile de déceler un profit indument
tiré d’une marque inconnue sur le territoire pertinent, la Cour a estimé qu’une partie
commercialement non négligeable de ce dernier pouvait être à même d’établir un lien entre
les deux marques. Cette solution acrobatique nous amène à nous pencher sur les atteintes à la
marque de l’Union européenne (chapitre 1). Elle témoigne du fait que les décisions de la Cour
souffrent parfois d’un manque de définition laissant libre cours à l’imagination des juges
nationaux et des auteurs (chapitre 2).
CHAPITRE 1. ANALYSE DU PRÉJUDICE ET QUESTIONS EN SUSPENS
46. Annonce. Il convient alors d’étudier les différents types de préjudice relatifs à une marque
de renommée, et de voir l’application qu’en fait la Cour en l’espèce (section 1). Elle laisse
cependant certaines questions en suspens (section 2).
Section 1. La qualification d’un préjudice peu flagrant
47. Différence de public pertinent. L’avocat général, Maître WALH, évoquait dans ses
conclusions le fait que pour qu’un préjudice soit établi, « la proportion du public devant
connaître la marque n’a pas à être aussi élevée que celle requise pour la renommée »92. En
effet, d’après lui, le public pertinent de l’Etat membre dans lequel la demande
d’enregistrement de la marque postérieure a été faite ne conditionne pas l’établissement de la
renommée de marque de l’Union européenne antérieure. La marque n’étant pas renommée, si
tant est qu’elle soit connue, en Hongrie, cela paraît logique. Ce raisonnement sera validé par
la CJUE le 3 septembre 2015, puisqu’elle établit, nous l’avons vu, la renommée de marque
« IMPULSE » en se fondant sur les parts de marché essentiellement au Royaume-Uni.
Cependant, d’après l’avocat général, ce public sera absolument déterminant pour juger du
préjudice subi par la marque antérieure, et notamment pour établir l’éventuel profit indument
tiré de cette dernière93. Dans l’arrêt Intel de 2008, Maître SHARPSTON relevait elle que le
92
93
Conclusions Maître WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 38.
Conclusions Maître WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 40.
26
parasitisme ne s’attachait pas au préjudice subi par la marque antérieure mais bien à
l’avantage retiré pour le titulaire de la marque postérieure94.
Concernant le risque de dilution, Maître WAHL considère que le changement de
comportement économique lié à l’usage de la marque postérieure doit s’observer chez le
consommateur de l’Etat membre ou elle est enregistrée. Il précisait également, et cela est
selon nous un point intéressant à relever, que le parasitisme ne peut en aucun cas découler du
fait que le titulaire de la marque litigieuse avait connaissance de la marque antérieure de
renommée95. Effectivement, cela n’aura aucun rapport avec l’éventuelle connaissance de cette
marque par le consommateur, et donc l’existence d’une association entre les marques.
Ce raisonnement est en accord avec l’arrêt Intel, dans lequel la Cour relevait que le public
pertinent s’appréciait en fonction du type d’atteinte portée à la marque de renommée96. En
effet, concernant l’atteinte à son caractère distinctif ou à sa renommée, il convenait de prendre
en compte le public qu’elle s’efforce de cibler. En revanche, lorsqu’il s’agit de prouver le
profit indûment tiré de sa renommée, c’est le public ciblé par la marque postérieure, composé
du signe litigieux, qu’il faut considérer.
Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL relève que le fait que la marque de l’Union européenne
ne soit pas renommée dans un Etat membre n’est pas pour autant déterminant, car l’éventuelle
atteinte qui lui est portée sera appréciée à l’égard du public des consommateurs européens
dans son ensemble, et non du public de l’Etat membre97. C’est ce qu’il considère comme étant
une « approche abstraite des effets unitaires de la renommée ».
48. Prise en compte de l’éventualité. Soulignons d’ailleurs dès à présent que l’arrêt Intel,
après avoir posé une condition restrictive de l’établissement de la renommée, s’est toutefois
révélé indulgent envers le titulaire de la marque pour au moins l’un de ses aspects. En effet,
une atteinte seulement prévisible pourra être sanctionnée. Cependant, le titulaire de la marque
de renommée devra quand même établir « l’existence d’éléments permettant de conclure à un
risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur »98.
Conclusions de Maître E. SHARPSTON pour l’affaire C-252/07, point 62.
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66892&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
94
t&dir=&occ=first&part=1&cid=546182)
95
Conclusions Maître WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 39.
96
Arrêt Intel préc., points 37 à 39.
97
Comm. de l’arrêt Iron & Smith préc., cf note 33.
98
Arrêt Intel préc., point 38.
27
49. Atteinte au caractère distinctif. Prévisible ou avérée, la Cour a déjà jugé que plus le
caractère distinctif et la renommée de la marque seront importants, plus l’existence de cette
atteinte pourra être facilement admise99. Le risque de dilution de la marque antérieure de
renommée suppose la perte de son caractère exclusif, identitaire. Les juges de l’Union parlent
en effet d’une « dispersion de l’identité de la marque antérieure »100. Cependant, le fait
qu’une marque détienne un tel caractère n’est pas une condition pour établir la dilution101.
Pour le prouver il faut, comme nous l’avons vu, démontrer une modification du
comportement économique du consommateur moyen des produits ou services couverts par la
marque antérieure102. Ce changement de comportement doit être consécutif à l’usage de la
marque postérieure.
En revanche, pour apprécier cette atteinte au caractère distinctif, la Cour a pu décider par le
passé que la prise en compte de l’avantage commercial éventuellement tiré de ce caractère par
le titulaire de la marque postérieure était vaine103.
50. Différence notable avec la contrefaçon. Il est intéressant de mentionner que cette prise
de position va à l’encontre de la directive de 2004104 qui a, par exemple en France, été à
l’origine des lois relatives à la lutte contre la contrefaçon105. Ces textes, au contraire, ont
instauré la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur dans un objectif
d’amélioration de l’indemnisation des victimes de contrefaçon. Nous pensons que dans l’arrêt
Intel, la Cour souhaitait rappeler que la protection des marques de renommée est totalement
détachée de la contrefaçon. Elle est en effet plus protectrice du titulaire de la marque
renommée que du consommateur. L’analyse de l’arrêt Iron & Smith étaye ce propos en
accordant une protection encore plus grande qu’elle ne l’était aux marques de l’Union
européenne renommées, notamment pour l’établissement même de la renommée. Cette
conception repose alors davantage sur la protection de leur titulaire que sur le risque de
désordre sur le marché. Car, si le consommateur est évidemment un acteur utile à
l’établissement de la renommée dans son rôle de public pertinent, la protection de la marque
de renommée s’inscrit dans une sphère plus ample. Il s’agit de protéger une marque qui est
99
Arrêt General Motors préc., point 30.
Arrêt Intel préc., point 29.
101
TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, SIGLA c/ OHMI, n°63.
102
Arrêt Intel préc., point 77.
103
Arrêt Intel préc., point 78.
104
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de
propriété intellectuelle (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF)
105
Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 et loi 2014-315 du 11 mars 2014.
100
28
devenue un véritable marqueur dans une société donnée. Et ce statut est le résultat de l’effort
d’investissement considérable de son titulaire. Il semble juste, dans ce contexte, de
récompenser cet effort par une protection avantageuse.
Mais si la protection des marques de renommée se distingue de la contrefaçon, on ne peut
dissimuler certaines caractéristiques communes. Comme le précise Maître WAHL dans ses
conclusions concernant l’enregistrement de la marque « BE IMPULSIVE » en Hongrie, on
voit mal quel préjudice pourrait subir la marque antérieure si il n’y a pas d’atteinte à ses
fonctions essentielles106. Néanmoins, il convient tout de même bien de distinguer les deux
principes. Cette distinction n’est d’ailleurs pas facilitée par les différences de régimes en droit
de l’Union européenne et en droit français. En effet, on constate que l’article L.713-5 du CPI
se place en dehors de la vie des affaires, et donc de la contrefaçon, pour engager la
responsabilité civile d’un tiers portant atteinte à une marque de renommée. Au contraire,
l’article 9 du règlement de 2009, lui, ne distingue pas selon que l’on se trouve dans la vie des
affaires ou non.
Ainsi, dans ses conclusions, il nous semble que lorsque l’avocat général parle d’atteinte à la
fonction essentielle de la marque antérieure, il puisse s’agir du lien qui doit être fait par le
consommateur entre les deux marques, sans pour autant que ce dernier ne les confonde.
51. Dilution et temporalité. Concernant le risque de dilution, nous ne pouvons qu’agréer aux
réserves de Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL, qui estime que si une modification du
comportement économique du consommateur a lieu, elle ne dépendra pas uniquement de
l’usage de la marque postérieure107.
En effet, comment le titulaire d’une marque de renommée peut-il prouver que le « simple »
usage de sa marque lui cause un préjudice ? Ca n’est pas, d’après nous, l’usage dont il est
question qui est problématique, mais sa répercussion dans le temps. Concernant le caractère
distinctif d’une marque empreinte d’une grande renommée, ni le premier usage, ni le
deuxième ne porte réellement atteinte à celle-ci. D’ou notre vision de la « mort par petites
morsures » présentée par Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL
108
. Et plus qu’une
modification dans le comportement économique du consommateur, c’est une modification de
la perception de la marque, qui s’effectue au fil du temps, qui selon nous lui porte alors
préjudice.
106
Conclusions Maître WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 27.
Comm. arrêt Intel préc. cf. note 29.
108
Ibid.
107
29
52. Dilution et modification du comportement économique du consommateur. Fin 2013,
la CJUE s’est appliquée à rappeler ce critère. Le constat de la dilution d’une marque
antérieure suppose en effet selon les juges de démontrer, d’une manière autonome, que
l’usage de la marque postérieure a entrainé « une modification du comportement économique
du consommateur moyen des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée »109.
Elle précise que cette condition est objective. Aussi, le seul constat subjectif par les
consommateurs de l’apparition d’un nouveau signe similaire à celui d’une marque antérieure
ne peut entrainer une atteinte au caractère distinctif de cette dernière110. Cela ne peut en effet
pas créer de risque de confusion, entendu d’une manière large, puisque, rappelons le, la
législation de l’Union européenne ne distingue pas selon que l’on se place dans la vie des
affaires ou non. La Cour entend donc ici sanctionner le Tribunal, qui déduisait de
l’association instantanée que le public pertinent était susceptible de faire entre des signes
similaires utilisés pour des produits identiques, une atteinte au caractère distinctif de la
marque antérieure. Or, l’article 8 § 5 du règlement de 2009 exige bien « un standard de
preuve plus élevé » 111 pour pouvoir constater ce préjudice, ce qui est nécessaire pour
maintenir une concurrence équitable entre les différents opérateurs économiques, qui seraient
alors susceptibles de s’approprier abusivement un signe112.
53. Produits et services similaires. La Cour, par cet arrêt Environmental Manufacturing,
interprète d’ailleurs la jurisprudence Intel en y incluant les produits ou services similaires à
ceux couverts par la marque postérieure. La modification du comportement économique du
consommateur est donc à prouver, que les produits ou services des deux marques en conflit
soient similaires ou non113.
Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL s’appuie sur cet arrêt pour établir deux d’éléments qui
peuvent fragiliser la valeur ajoutée, et donc le caractère distinctif, de la marque de
renommée114. Nous l’avons vu, si la charge de la preuve appartient au titulaire, ce dernier doit
d’une part établir la singularité de sa marque dans sa spécialité, c’est à dire dans les produits
et services qu’elle couvre. Il sera alors plus à même d’étayer le risque de banalisation qui pèse
sur sa marque lorsqu’un concurrent utilise un signe similaire. L’auteur insiste sur le fait qu’il
109
CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12 P, Environmental Manufacturing LLP c/ OHMI, Propr. indutr. n°1, janv.
2014, comm. 5, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL., point 34 (par analogie : arrêt Intel préc., points 77 et 81).
110
Arrêt Environmental Manufacturing préc., point 37.
111
Arrêt Environmental Manufacturing préc., point 40.
112
Arrêt Environmental Manufacturing préc., point 41.
113
Arrêt Environmental Manufacturing préc., point 45.
114
Comm. arrêt Environmental Manufacturing préc., cf. note 109.
30
s’agit bien de banaliser la marque, sans forcément la ternir. Il prend par exemple comme
illustration le cas d’un signe utilisé dans le domaine bancaire qui pâtît de l’apparition d’un
signe similaire utilisé pour des produits ou services attraits au jeu ou au divertissement.
D’autre part, le titulaire peut se servir des modalités spécifiques de distribution des produits et
services qu’il commercialise sous sa marque. Il constate alors des différences notées sur les
prix, la qualité, le type de clientèle visée, le circuit de distribution emprunté, ou encore le
mode de publicité choisi, qu’elles peuvent porter atteinte à la « valeur économique de la
marque de renommée ». Cette atteinte, selon nous, peut entrainer une aliénation de sa
clientèle.
54. Aliénation de clientèle et marques concurrentes. Concernant l’emploi du terme
« aliénation », précisions qu’à notre sens, la dilution d’une marque de renommée peut se
trouver liée au profit indu tiré par le titulaire de la marque postérieure. Ce raisonnement n’est
bien sur valable que lorsque les produits et services concernés sont les mêmes. En effet, si
nous considérons que la clientèle est « aliénée », c’est parce qu’après avoir échoué à discerner
la plus distinctive des deux marques, le consommateur est susceptible de se tourner vers une
la marque concurrente, sans que le titulaire de cette dernière n’ait eu a effectuer des efforts de
publicité ou de marketing particuliers. Autrement dit, faute pour le consommateur de pouvoir
préférer la marque antérieure, qui n’est plus apte à capter son attention par la spécificité des
produits et services qu’elle propose, il sera susceptible de choisir la marque postérieure qui,
en se plaçant dans le sillage de la marque de renommée, est plus ou moins apparue sous ses
yeux. D’après nous donc, si le risque de profit indu est certes un transfert « d’image de
marque » profitant à celui qui se place dans le sillage de la marque de renommée, cette
dernière peut également se voir isolée par la préférence de la marque postérieure par sa
clientèle habituelle. A nouveau, ce raisonnement est spécifique à une identité de produits et
services couverts par les deux marques, et il convient pour le reste de distinguer les trois
atteintes possibles à la marque de renommée.
31
55. Ternissement de la marque. Il faut souligner que la Cour n’ayant pas donné de
définition de la modification du comportement économique, son constat est parfois difficile à
établir. Le Tribunal de l’Union lui même a pu par exemple décider qu’une marque de
vêtements de renommée n’encourait pas forcément une perte de sa capacité attractive
lorsqu’un signe similaire est enregistré pour des cigarettes115. Cependant, plus qu’une atteinte
au caractère distinctif de la marque de renommée, et donc une dilution de cette dernière, les
faits en l’espèce s’apparentaient davantage à un risque de ternissement. Nous décidons alors
de comprendre cet arrêt comme un rappel de la frontière entre la dilution et le ternissement
d’une marque de renommée. Si les deux peuvent paraître effectivement semblables, le
Tribunal met ici un point d’honneur à repréciser qu’il n’en est rien. Ces deux atteintes sont
effectivement à étudier indépendamment l’une de l’autre, et c’est pourquoi le ternissement ne
doit pas forcément reposer sur la modification du comportement économique du
consommateur. Selon Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL, plus qu’une inaptitude pour la
marque antérieure à se positionner dans un domaine particulier, le ternissement « suppose une
incompatibilité entre la nature des produits ou services couverts par la marque contestée et la
qualité avec laquelle les produits ou services de la marque renommée sont associés » 116. Il
relève à titre d’exemple que ternir l’image d’une marque relèverait de l’usage d’un même
signe pour du papier toilette que pour des vêtements117.
Dans ses conclusions, Maître WAHL semble considérer que même si la preuve du risque de
ternissement est indépendante des produits ou services concernés par la marque, plus ces
derniers seraient similaires, plus le risque de « brouillage » serait facile à démontrer118.
56. Rappel de la caractérisation du profit indu. Si l’on suit le raisonnement de la Cour dans
son arrêt l’Oréal119, et c’est ce que semble faire Maître WAHL, le profit indu s’apparente lui
davantage au fait de bénéficier de la forte attraction gravitant autour de la marque de
renommée. Ainsi, le titulaire de la marque postérieure n’a pas à s’embarrasser d’efforts
commerciaux et d’investissements particuliers puisque son image sera apparentée à celle de la
marque antérieure renommée. Cette analyse est excessivement factuelle et concrète, et les
juges l’apprécient au cas par cas. Si dans l’arrêt, les juges de Cour admettent qu’il n’est pas
Trib. UE, 18 nov. 2015, aff. T-606/13, Mustang- Bekleidungswerke GmbH & Co. KG c/ OHMI, Propr.
industr. n°1, janv. 2016, comm. 3, obs. A.FOLLIARD-MONGUIRAL.
116
Ibid.
117
Trib. UE, 27 sept. 2012, aff. T-357/09, Emilio Pucci International BV c/ OHMI, « Emidio Tucci c/ Emilio
Pucci », points 85 et 86.
118
Conclusions Maitre WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 43.
119
CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L’Oréal c/ Bellure, Propr. intell. 2010, n°34, p.655. obs. L. MARINO.
115
32
évident de reconnaître le profit indu alors que la marque d’Unilever n’est pas connue en
Hongrie, ils préconisent, nous l’avons vu, de prendre en compte une partie commercialement
non négligeable du public pertinent susceptible de connaître la marque antérieure, et surtout,
d’établir un lien entre les deux. Faute de précision, les juges nationaux doivent établir au cas
par cas ce qui constituera une partie commercialement non négligeable. Ce faisant, la
définition sera plus ou moins restreinte, et si l’on peut regretter qu’il n’y ait pas plus de
précision à ce sujet, il est nécessaire de laisser les juges nationaux statuer sur des cas d’espèce
de leurs territoires.
Concernant ce profit indu, il s’agit donc d’une atteinte relativement subjective, à apprécier au
cas par cas. Par exemple, le Tribunal de l’Union a pu juger que s’il ne semble a priori pas
possible qu’une marque de lingerie puisse tirer profit de la renommée d’une marque de thé, la
marque de thé « DARJEELING », elle, est susceptible d’évoquer une « sensualité exotique »,
qui peut être un argument de vente important. Au contraire, elle ne l’est pas pour des services
de publicité ou de communication120.
57. Evocation marque antérieure. Dans l’arrêt commenté en l’espèce, la Cour s’appuie sur
son précédent arrêt Intel pour exposer que le risque prouvé ou prédictible de profit indûment
tiré par la marque postérieure dépend étroitement de son évocation de la marque antérieure.
En effet, « plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate
et forte », plus grand est le risque que préjudice soit porté à cette marque antérieure, à son
caractère distinctif ou à sa renommée121. Ainsi, on constate que le lien fait par le public pour
établir la renommée d’une marque pourra également permettre d’établir un préjudice pour
cette dernière, même si ces deux conditions devront être démontrées séparément.
120
121
Arrêt Darjeeling préc., points 140 à 144.
Arrêt Iron & Smith, préc., point 33 (par analogie : arrêt Intel prèc., point 67).
33
Section 2. Rôle du défendeur et délimitation du juste motif
58. Le rôle du défendeur. La CJUE établit que le titulaire de la marque de l’Union
européenne « IMPULSE » doit uniquement rapporter la preuve de la renommée de sa marque
à l’échelle de l’Union, et pas particulièrement dans l’Etat membre ou les droits sont
revendiqués 122. Cependant, et comme le souligne fort justement Monsieur FOLLIARDMONGUIRAL, on peut se demander si à l’inverse, le défendeur doit prouver que la marque
est inconnue d’une « partie non négligeable » d’un public de cet Etat membre ?123 La Cour
reste silencieuse sur le sujet. Etant donné qu’elle n’a pas précisé ce qu’était une partie
commercialement non négligeable du public pertinent, on voit mal comment le juge national,
à nouveau, pourrait placer le curseur pour admettre cet éventuel seuil à atteindre.
En principe, le défendeur doit apporter la preuve que les conditions de protection de la
marque de l’Union européenne ne sont pas réunies, mais également qu’aucune atteinte n’est
fondée dans un Etat membre déterminé124. Lorsque la marque n’est pas renommée dans cet
Etat membre, mais l’est dans un autre, susceptible de constituer une partie substantielle de
l’Union, le défendeur devra alors prouver que le public ne fait aucun lien entre les marques.
En l’absence d’un tel lien, la marque antérieure ne pourra donc subir aucun préjudice. Si l’on
suit ce raisonnement, pour échapper à l’opposition dont il était question en l’espèce, la société
Iron & Smith aurait pu avancer que la marque « IMPULSE » était inconnue d’une partie
commercialement non négligeable du public en Hongrie. Encore une fois, une telle hypothèse
ne peut être confirmée en l’absence de définition de la Cour.
Il faut noter également que le juge national a la possibilité d’alléger la charge de la preuve
dans certaines circonstances. Cette alternative est également offerte à l’Office national de la
propriété intellectuelle. En effet, cela permet de soulager le défendeur lorsqu’est considérée
dans certains cas l’extrême difficulté de prouver l’absence de renommée ou la connaissance
auprès d’une partie significative du public de l’Etat membre125.
122
Arrêt Iron & Smith préc., point 20.
Comm. de l’arrêt Iron & Smith prèc., cf. note 33.
124
Arrêt DHL Express France préc., point 48.
125
CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG, point 43.
123
34
59. Juste motif. Si le titulaire de la marque de renommée arrive à prouver une atteinte à sa
marque, ou tout du moins une risque sérieux d’atteinte, la défendeur a toutefois la possibilité
d’y opposer le fait que l’usage de cette marque a un juste motif126.
Cette alternative est prévue à l’article 9 § 1-c) du règlement de 2009 et aux articles 4 § 3 et 5
§ 2 de la directive de 2008. Ces articles ne définissent cependant pas le juste motif, ce qui
peut paraître surprenant étant donné qu’il s’agit alors de restreindre les prérogatives du
titulaire d’une marque de renommée. Cette notion de juste motif, absente en droit français en
matière de marque de renommée, a été pleinement consacrée par la CJUE en 2014 dans un
arrêt Red Bull127. Selon la Cour, le droit des marques doit véritablement s’éloigner de la
vision d’un droit de propriété. Elle estime que le juste motif implique des raisons
« objectivement impérieuses », mais peut aussi se rattacher aux « intérêts subjectifs d’un tiers
faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque de renommée »128. Les juges de
l’Union choisissent de se référer à cette deuxième conception, en considérant que le juste
motif tend à « trouver un équilibre entre les intérêts en question en tenant compte (…) des
intérêts du tiers utilisateur de ce signe »129. Dans cette optique de mise en balance des intérêts
des deux parties, ils ont estimé que ce juge motif était constitué lorsque le défendeur faisait
état d’un usage commercial antérieur et de bonne foi du signe assimilable à la marque de
renommée130.
Il ne se voit bien sur reconnaître aucun droit sur la marque renommée, mais le titulaire de la
marque antérieure est alors obligé de tolérer l’usage du signe similaire. Dans l’arrêt Red Bull,
la Cour laisse le soin à la juridiction nationale de savoir si ce juste motif est avéré, notamment
en prenant compte de la réputation du signe auprès du public concerné, du degré de proximité
entre les produits et services des deux marques, et de « la pertinence économique et
commerciale » pour le titulaire d’utiliser le signe litigieux similaire à la marque de
renommée 131 . Le Professeur CLAVIER déplore, en ce qui concerne ces critères, une
imprécision qui laisse à penser que l’interprétation qui en sera faite au niveau national pourra
se révéler fluctuante132. A nouveau, la CJUE laisse le juge national déchiffrer ses propos.
126
Arrêt Intel préc., points 37 et 39.
CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-65/12, Leidseplein Beheer BV et a. c/ Red Bull GmbH., CCE n°5, mai 2014,
comm. 45. obs. C. CARON., Propr. industr. n°3, Mars 2014, comm. 21, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL ;
LEPI, 1er avril 2014, n°4, p.5, obs. J-P. CLAVIER.
128
Arrêt Redbull préc., point 45.
129
Arrêt Redbull préc., point 46.
130
Arrêt Redbull préc., point 56.
131
Arrêt Redbull préc., point 60.
132
Comm. arrêt Redbull préc., cf. note 127.
127
35
L’appréciation du juste motif est donc, comme le Professeur CARON le souligne, très
factuelle133. C’est, six ans après l’arrêt Intel de 2008, un autre arrêt n’allant pas réellement
dans le sens des titulaires de marque de renommée. Néanmoins, nous adoptons l’opinion de
Monsieur FOLLIARD-MONGUIRAL, qui estime qu’il serait excessif de reconnaître la
rétroactivité de la marque de renommée, empêchant le tiers de faire usage de sa marque de
bonne foi 134 . Ce raisonnement est d’autant plus vrai quand les produits ou services
commercialisés sont distincts. Non seulement en faveur de la liberté de la concurrence,
l’auteur considère qu’il s’agit du respect des droits acquis, plus qu’un droit d’usage.
60. Transition. Parfois, le titulaire d’une marque de renommée ne peut pas contrôler
l’utilisation de sa marque, notamment lorsqu’il s’agit de consacrer la liberté de la
concurrence.
133
134
Ibid.
Ibid.
36
CHAPITRE 2. ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMÉE EN VERTU DE LA
LIBERTÉ DE LA CONCURRENCE
61. Annonce. La marque de renommée, malgré une protection très élargie offerte au niveau
de l’Union européenne, continue de souffrir tout de même d’atteintes non négligeables,
souvent justifiées par la liberté de la concurrence (section 1). La marque de renommée étant
parfois profondément liée à son titulaire, on peut d’ailleurs se demander si les atteintes en
question peuvent constituer un préjudice moral pour le titulaire (section 2).
Section 1 : Marque de renommée et liberté de la concurrence
62. Juste motif et concurrence. On constate tout d’abord que les marques de renommée ont
parfois souffert d’une appréciation extensible du juste motif par la Cour, qui nous semble
quelquefois aller au delà de ce simple usage antérieur de bonne foi. Certaines atteintes à la
marque de renommée seraient alors justifiées par la qualification même de renommée. En
effet, la protection offerte par cette marque a certes pour but de récompenser ce dernier pour
son investissement, notamment en empêchant les concurrents – ou non – de bénéficier de ce
résultat attractif sans pour autant fournir d’investissements équivalents. Pour autant, le
titulaire d’une marque de renommée doit parfois subir une protection moins importante de son
droit exclusif au nom de cette liberté de la concurrence.
63. Publicité comparative et imitation de marque. En 2009, la Cour a eu à statuer sur
l’éventuel
préjudice
causé
à
des
marques
verbales
et
figuratives
notoirement
connues appartenant à l’Oréal : « Trésor » et « Miracle », ainsi que leurs emballages
respectives. Si le litige concernait effectivement des marques notoires, nous estimons que le
raisonnement développé par la Cour s’applique également aux marques de renommée135. Elle
s’appuie d’ailleurs sur l’article 5 § 2 de la directive de 2008136, propre à la protection des
marques de renommée. En l’espèce, le conflit se plaçait dans la vie des affaires, ou une
entreprise faisait usage de ces marques notoirement connues pour désigner la caractéristique
olfactive de son produit. Cet usage ne créait aucun risque de confusion, et cela n’affectait ni
les ventes des produits des deux marques appartenant à l’Oréal, ni l’image de ces dernières.
135
Dans la cinquième question préjudicielle posée à la Cour, il est d’ailleurs fait référence à la marque antérieure
dont les droits sont revendiqués comme « une marque enregistrée qui jouit d’une renommée ».
136
Il est fait référence à la directive 89/104 dans l’arrêt, cf. note 2.
37
Cependant, pouvait-on considérer que cet usage tirait indûment profit de leur notoriété, au
sens de l’article 5 § 2 de la directive ? Pour répondre à cette question, la Cour précise que
l’usage d’un signe similaire tire indûment profit d’une marque de renommée « lorsque cet
usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits ou de ses services,
sans toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou cause ou risquer de causer
un préjudice à la marque ou au titulaire de celle-ci »137. La Cour poursuit en rappelant que
l’existence d’un éventuel profit indu est détachée du risque de confusion, mais également du
préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure138. Après
avoir rappelé la possible licéité des publicités comparatives139, la Cour déclare qu’elles sont
illicites quand elles présentent des produits comme étant des imitations de ceux couverts par
la marque antérieure140. La publicité sera alors de nature à tirer indûment profit de la
renommée de cette marque.
Le titulaire d’une marque de renommée ne peut alors interdire l’usage de sa marque dans une
publicité comparative seulement quand les produits présentés sont des imitations de ceux
couverts par la marque, ce qui restreint fortement son champ d’action.
64. Dénaturation de la marque. La Cour a fait preuve d’un raisonnement analogue dans son
arrêt Interflora, trois ans plus tard. Cet arrêt concernait la société Marks & Spencer, qui avait
conclu un contrat de positionnement avec Google Adwords, en sélectionnant notamment le
terme « INTERFLORA » comme mot clé. Dès qu’un internaute tapait « INTERFLORA » sur
Google, il voyait donc apparaître un lien commercial dédié à Marks & Spencer. La société
Interflora estimait qu’un préjudice avait été causé à sa marque. La juridiction anglaise saisie
s’est tournée vers la CJUE. Parmi les questions préjudicielles qu’elle posera à la Cour, celle
des prérogatives spéciales reconnues aux titulaires de marque de renommée nous intéresse
particulièrement. La Cour admet en l’espèce que le choix du mot clé « Interflora » procurera
un avantage à la société concurrente Marks & Spencer. Avantage que cette dernière tirerait
gratuitement, sans contrepartie envers la titulaire de la marque. Ainsi, en suivant les
recommandations de l’avocat général, la Cour établit que la société Marks & Spencer tire un
avantage du caractère distinctif et de la renommée de la marque « INTERFLORA »,
notamment lorsque le consommateur achète les produits concurrents plutôt que ceux de la
137
Arrêt L’Oréal préc., point 32.
Arrêt L’Oréal préc., point 50.
139
Arrêt L’Oréal préc., point 54.
140
Arrêt L’Oréal préc., point 79.
138
38
société Interflora141. Le profit réalisé par la société Marks & Spencer est donc considéré par la
Cour comme indu142. Pour autant, la Cour estime que lorsque l’utilisation d’un mot clé pour
afficher de la publicité sur Internet correspond à une marque de renommée dont on ne propose
pas une imitation des produits ou services, à laquelle on ne cause ni dilution ni ternissement,
et qui ne voit aucune de ses fonctions atteinte, « il convient de conclure qu’un tel usage
relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou services
en cause et a donc lieu pour un « juste motif » (…) »143. Ainsi, la société Marks & Spencer ne
peut être condamnée qu’en cas d’usage sans juste motif qui tirerait indûment profit de la
marque « INTERFLORA ». La Cour poursuit en disposant que si le mot clé contribue à une
dénaturation de la marque en terme générique, il porterait atteinte à son caractère distinctif144.
Mais si aucune atteinte de la sorte n’est portée à la marque de renommée, son titulaire ne peut
interdire qu’une autre société en fasse usage, au nom de la liberté de la concurrence.
65. CJUE et libre concurrence. De ces deux arrêts, on semble pouvoir conclure que la Cour
accordait une place importante au libre jeu de la concurrence. En effet, il semblait que le
défendeur pouvait bénéficier d’un juste motif dès lors qu’il ne vendait pas de produits imitant
la marque de renommée antérieure, et qu’il ne la dénaturait donc pas.
141
Arrêt Interflora préc., point 86.
Arrêt Interflora préc., point 89.
143
Arrêt Interflora préc., point 91.
144
Arrêt Interflora préc., point 94.
142
39
Section 2 : Le préjudice moral du titulaire d’une marque de renommée
66. Marque et miroir de personnalité. Selon nous, la marque de renommée est un véritable
reflet de la personnalité de son titulaire. Monsieur BASIRE ira jusqu’à avancer l’existence
d’un droit moral de ce dernier145.
Son raisonnement est intéressant puisque, notamment en terme de marketing, il défend à
raison que la marque détient une véritable personnalité. En effet, si la marque est un curseur
permettant immédiatement au consommateur de se positionner sur la qualité et l’origine des
produits ou services qu’elle couvre, c’est bien parce qu’elle se distingue de ses pairs. Cette
distinction témoigne effectivement d’après nous d’une véritable personnalité, inévitablement
d’envergure concernant les marques renommées. Cette individualité découle, nous l’avons vu,
d’investissements importants de la part du titulaire. Mais il est nécessaire de préciser que les
investissements dont il est alors question ne sont pas uniquement financiers. Le titulaire
décide de la lignée publicitaire de sa marque, de quelle image il souhaite lui donner, et tout
cela, bien que fortement inspiré par des équipes de marketing et de communication
talentueuses, peut contribuer à lui insuffler sa personnalité.
A la manière d’un préjudice moral évalué désormais en matière de contrefaçon, il ne nous
semblerait normal d’étendre cette analyse à la protection des marques ayant réussi le pari, pas
si fou, de transcender le marché par son caractère unique.
D’ailleurs, Monsieur BASIRE entend avant tout la dilution de la marque de renommée
comme une dilution de son image. Elle devrait alors être sanctionnée selon lui dès que la
marque est « perturbée ou influencée par des informations non pertinente, telles que l’usage
par un tiers d’un signe identique ou similaire ». Il constate d’ailleurs que ca a parfois été le
raisonnement des juges de l’Union146. Ils ont notamment reconnu cette atteinte à l’image dans
le célèbre arrêt l’Oréal reconnaissant de nouvelles fonctions, quoi que fortement contestées,
aux marques147. Dans cet arrêt, les juges européens évoquent un préjudice à la marque, « ou
plus précisément au titulaire de celle-ci »148.
Aux antipodes de cette altération de la marque de renommée, la marque postérieure peut elle
profiter de l’image de la marque de renommée pour dorer la sienne sans le moindre
investissement. C’est bien la notion de profit indûment tiré du caractère distinctif d’une
145
Cf. note 36. En ce sens : D. BRANDT, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des
produits identiques et similaires – Etude de droit comparé , Librairie Droz, 1985, p.79.
146
Arrêt SIGLA préc.
147
Arrêt L’Oréal préc.
148
Arrêt L’Oréal préc., points 32, 43 et 50.
40
marque, ou de sa réputation. La sanction de ce profit permet également de protéger le
caractère de la marque de renommée, et donc la personnalité de son titulaire. Ainsi, la
reconnaissance d’un préjudice moral de ce dernier nous semblerait tout particulièrement
pertinente.
67. Réforme paquet marque. La réforme du droit des marques, qui s’est inspirée de la
jurisprudence de la CJUE, préconise d’ailleurs une meilleure prise en compte des marques de
renommée au niveau national149. Dans l’attente d’un texte d’interprétation, il semblerait
également que la marque nationale de renommée puisse désormais également être protégée
par une action en contrefaçon, et ne serait donc plus une simple source de responsabilité
civile. Cette nouveauté permettrait par exemple l’intégration des procédures d’interdiction
provisoire et de saisie contrefaçon. Reste à voir si cette protection s’alignerait entièrement sur
l’action en contrefaçon, notamment pour la prise en compte de ce préjudice moral du titulaire
de la marque.
Cette réforme est donc en accord avec Maître WAHL, dans ses conclusions concernant l’arrêt
Iron & Smith, qui insistait sur l’importance de laisser les marques nationales exister
parallèlement aux marques de l’Union européenne150. C’est à notre sens pour cela que les
arrêts de la CJUE, qui ont certes une définition de plus en plus large de la renommée, insistent
de plus en plus sur l’importance de l’addition des critères pour reconnaître une atteinte.
Cette balance est selon nous globalement atteinte. Si la Cour laisse une certaine marge de
manœuvre aux juges nationaux pour interpréter ses décisions, c’est peut être également parce
que ces derniers sont plus à même de saisir l’opportunité d’une marque nationale selon le cas
d’espèce.
149
Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, consid. 10. (http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR)
150
Conclusions Maître WAHL concernant l’arrêt Iron & Smith préc., point 30.
41
CONCLUSION
68. Analyse pratique. L’étude de cet arrêt nous amène donc à prendre en compte le choix
qu’une entreprise peut faire dans la gestion de ses marques. Le caractère unitaire d’une
marque de l’Union européenne peut rendre la démarche d’enregistrement périlleuse. La
marque ne sera en effet valide que si le signe qui la compose est disponible et distinctif dans
les 28 Etats membres. Le risque est que si elle est frappée de déchéance, le titulaire perd sa
marque sur tout le territoire de l’Union, à la différence de plusieurs marques nationales
enregistrées, qui sont donc indépendantes les unes des autres. Néanmoins, ce caractère
unitaire peut véritablement faire la force d’une entreprise titulaire d’une marque de l’Union
européenne, nous l’avons vu.
69. Brexit. Il reste une question qui mérite de retenir notre attention. Le 23 juin dernier, les
Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne. Cette décision aura bien sur des
répercussions sur la propriété industrielle, et notamment sur le droit des marques. Car en effet,
quel avenir prévoir à la marque de l’Union européenne, a fortiori de renommée ? Selon Maître
SCHAFFNER, il semble inévitable que les entreprises disposant actuellement d’une marque
protégée sur l’ensemble du territoire perdent leurs droits au Royaume-Uni151. Ainsi, pour
éviter que la protection de leur marque ne s’arrête à la frontière anglaise, les entreprises
devront a priori, en plus de déposer leur marque au niveau de l’Union européene, le faire
également au niveau britannique. L’avocate préconise que chaque entreprise audite son
portefeuille de marque pour peser la pertinence d’une conversion en marque britannique.
Cette solution, sans aucun doute chronophage, aura certainement également de lourdes
répercussions financières.
Concernant plus particulièrement les marques de l’Union européenne renommée, il y a fort à
parier qu’elle pâtirait de cette nouveauté. Dans l’arrêt commenté en l’espèce, la renommée de
la marque de l’Union européenne « IMPULSE » était d’ailleurs essentiellement établie au
Royaume-Uni. Alors, ce pays pourrait-il encore être constitutif d’une « partie substantielle du
territoire de l’Union » permettant d’établir la renommée d’une marque ? Rien n’est moins
sur…
151
http://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/brevets-et-marques/021896266483-brexitgare-aux-marques-et-aux-brevets-210324.php?X3T5fa63RJafv8Vv.99
42
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Cours
Cours du Professeur J-P. CLAVIER, Université Numérique Juridique Francophone, Portail
universitaire du droit.
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Articles
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44
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